11.10.11

Не исключено, что откажут. Часть 4.

Как уже неоднократно отмечалось в наших предыдущих публикациях, размещенных на Info.nic.ru в рубрике «Доменные споры», определением от 25 февраля 2011 года Коллегия судей ВАС РФ передала в Президиум Дело №А40-47499/10-27-380 по спору в отношении домена mumm.ru для пересмотра в порядке надзора решения Арбитражного суда города Москвы от 17 июня 2010 года и постановления ФАС МО от 1 января 2010 года.

18 мая 2011 года Президиум данное дело рассмотрел, отменив указанное постановление ФАС МО, но оставив без изменений постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 8 сентября 2010 года.

При принятии данного постановления Президиум руководствовался ст.1484 ГК РФ, подп.2 п.1 ст.1252 ГК РФ и ст.10 bis Парижской конвенции, а также правовой gозицией Президиума ВАС РФ, изложенной в постановлении от 11 ноября 2008 года по делу №5560/08.

Учитывалось

Постановление Президиума было принято с учетом того, что:

- истец является правообладателем международного товарного знака «MUMM», (регистрационное свидетельство №505275) зарегистрированного 19 августа 1986 года в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ (ферментные и газированные напитки, французские вина, именно шампанское, шипучие вина, вина, алкогольные напитки и водка, ликеры и спиртные напитки), который в силу Мадридского соглашения о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 года и Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков от 28 июня 1989 года имеет международную защиту, в том числе и на территории РФ;

- ответчик Юсупов Ш.Д. с 24 сентября 2009 года по 25 декабря 2010 года являлся администратором домена mumm.ru. При регистрации домена mumm.ru использовано словесное обозначение «MUMM», тождественное товарному знаку, принадлежащее истцу;

- доменное имя mumm.ru администрировалось Юсуповым Ш.Д. – лицом, не имеющим отношения к бизнесу компании и не получившим ее согласия на использование товарного знака;

- у Юсупова Ш.Д. не было каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени mumm.ru, поскольку он не являлся и не является владельцем одноименного товарного знака и доменное имя не отражает его имени или фирменного наименования его компании. Ответчик не представил доказательств наличия других законных интересов в использовании спорного обозначения;

- сайт с доменным именем mumm.ru фактически не использовался им с момента перехода к нему прав по администрированию домена;

- 25 декабря 2010 года (после подачи компанией заявления о пересмотре судебных актов) Юсупов Ш.Д. передал права по администрированию домена mumm.ru другому лицу, что, по мнению Президиума, подтверждает отсутствие у ответчика намерения использовать сайт со спорным доменным именем.

Исходя из указанных обстоятельств Президиум пришел к выводу, что действия Юсупова Ш.Д. по использованию в доменном  имени mumm.ru товарного знака «MUMM» подлежат квалификации в качестве акта недобросовестной конкуренции, создают препятствия компании для размещения информации о ней и ее товарах с использованием данного товарного знака в домене RU и нарушают исключительное право истца.

Поскольку на момент принятия судом апелляционной инстанции постановления ответчик был администратором доменного имени, Президиум решил, что данное постановление о запрете Юсупову Ш.Д. использовать товарный знак «MUMM» в доменном имени mumm.ru, является обоснованным и подлежит оставлению без изменения.

Не было исследовано

На наш взгляд, при принятии постановления Президиум посчитал установленными обстоятельства, которые фактически так и не были исследованы надлежащим образом в ходе рассмотрения данного дела.

I.
Так, при принятии постановления по делу, Президиум исходил из того, что у Юсупова Ш.Д. не было каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени mumm.ru, поскольку он не являлся и не является владельцем одноименного товарного знака и доменное имя не отражает его имени или фирменного наименования его компании, ответчик не представил доказательств наличия других законных интересов в использовании спорного обозначения.

Однако данный вывод, по нашему мнению, сделан без учета того, что вопрос о наличии у ответчика законных интересов в отношении спорного доменного имени вообще не исследовался в ходе рассмотрения данного дела в нижестоящих судах, и соответственно, стороны не представляли никаких доказательств по данному вопросу, а суды не давали им никакой оценки.

При этом только при новом рассмотрении дела ответчик мог бы иметь процессуальную возможность представить доказательства,  подтверждающие наличие у него законных интересов в использовании спорного обозначения.

II.
Президиум также исходил из того, что  сайт с доменным именем mumm.ru фактически не использовался ответчиком с момента перехода к нему прав по администрированию домена.

При этом ни самим Президиумом, ни нижестоящими судами, не была дана оценка и не исследовался вопрос о том, когда, каким образом и при каких обстоятельствах был зарегистрировано ответчиком доменное имя, с какой целью он его зарегистрировал, является ли срок, в течение которого ответчик не использовал доменное имя для создания сайта продолжительным или нет, были ли у ответчика какие-либо уважительные причины, в силу которых им не был создан сайта и проч.

III.
В ходе рассмотрения данного дела в Президиуме участникам процесса неоднократно задавался вопрос о том, какое количество доменных имен зарегистрировано на ответчика Юсупова Ш.Д. (данные сведения в материалах дела и в принятых по делу судебных актах отсутствовали), что свидетельствует о том, что данное обстоятельство, по мнению Президиума, могло иметь значение для дела.

Однако данное обстоятельство так и не было установлено, соответствующие доказательства не были истребованы и им, соответственно, не было дано никакой оценки.

По нашему мнению, обстоятельства, которые послужили основанием для пересмотра судебных актов в порядке надзора, скорее всего должны были послужить основанием к отмене судебных актов по делу и направления дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции, а не для принятия Президиумом окончательного судебного акта.

IV.
Особенность данного дела, в отличие от других доменных споров, рассмотренных Президиумом, состоит также в том, что 25 декабря 2010 года (после подачи компанией заявления о пересмотре в порядке надзора обжалуемых судебных актов) Юсупов Ш.Д. передал права по администрированию домена mumm.ru другому лицу.

Однако данное обстоятельство не явилось препятствием для принятия Коллегией судей ВАС РФ определения о передаче дела в Президиум, и для последующего рассмотрения данного дела Президиумом.

Вместе с тем, по нашему мнению, в силу п.1 ст.4 АПК РФ судебный акт по делу, в том числе и постановление Президиума ВАС РФ, должен защищать нарушенные или оспариваемые права и законные интересы заинтересованного лица.

В ходе рассмотрения дела Президиумом представителю истца был задан закономерный вопрос, каким образом защитит права Компании судебное решение о запрете Юсупову Ш.Д. использовать доменное имя в тех условиях, когда администратором доменного имени является другое лицо. Как нам кажется, ответ на данный вопрос для всех был очевиден – никаким образом не защитит права Компании.

В этой связи полагаем, что поскольку на момент обращения истца в Президиум с надзорной жалобой Юсупов Ш.Д. передал права по администрированию домена mumm.ru другому лицу, возможно, что вообще отсутствовали основания пересматривать судебные акты в порядке надзора и оставлять в силе судебный акт, которым принято решение о запрете использовать товарный знака «MUMM» в доменном имени mumm.ru, в отношении лица, которое уже не является администратором домена и, соответственно, не использует товарный знак истца в доменном имени.

Несоответствия

Обращает на себя внимание также и то обстоятельства, что резолютивная часть постановления Президиума ВАС РФ, оглашенная Председателем в судебном заседании 18 мая 2011 года не соответствует резолютивной части постановления, опубликованного на сайте ВАС РФ.

Видеозаписью судебного заседания подтверждается, что по результатам рассмотрения дела Президиум постановил - постановление ФАС МО от 1 декабря 2010 гоад отменить, а постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 8 сентября 2010 года оставить без изменения.

Однако в резолютивной части текста постановления Президиума от 18 мая 2011 года имеется также указание на отмену Президиумом решения Арбитражного суда г. Москвы от 17 июня 2010 года, хотя такое решение Президиум не принимал.

Представляется, что резолютивная часть мотивированного постановления Президиума, также как и суда любой другой инстанции, должна соответствовать резолютивной части постановления, оглашенной в судебном заседании. Какие-либо изменения и дополнения в резолютивную часть постановления Президиума должны вноситься не произвольно, а в установленном порядке. Не совсем понятна также необходимость отмены Президиумом судебного акта суда первой инстанции, который и так уже был отменен постановлением суда апелляционной инстанции, оставленным постановлением Президиума от 18 мая 2011 года без изменения.

Кроме того, как в оглашенной Председателем Президиума ВАС РФ резолютивной части постановления Президиума, так и в самом тексте постановления Президиума ВАС РФ от 18 мая 2011 года и в его резолютивной части (так же как и почему то в карточке данного дела), вообще отсутствует какое-либо упоминание о постановлении суда апелляционной инстанции, которым была исправлена описка, допущенная в резолютивной части постановления.

В ранее опубликованной статье «Не исключено, что откажут» нами, в частности, было обращено внимание на то, что в постановлении суда апелляционной инстанции содержатся взаимоисключающие выводы как об отказе в иске, так и об удовлетворении заявленных истцом исковых требований

Карточкой дела подтверждается, что данное определение поступило в ВАС РФ из Девятого арбитражного апелляционного суда 12 мая 2011 года, т.е. практически за несколько дней до рассмотрения дела в Президиуме.

Несмотря на то, что в законе отсутствуют какие-либо ограничения по срокам исправления описок и опечаток в принятых по делу судебных актах, тем не менее исправление описок в  судебном акте апелляционной инстанции спустя 8 месяцев после его принятия, после того как дело было истребовано в Президиум, судьями ВАС РФ было вынесено определение в передаче дела в Президиум, за несколько дней до его рассмотрения Президиумом вряд ли может быть признано правильным и обоснованным.

Таким образом, постановлением от 18 мая 2011 года Президиум ВАС РФ оставил без изменения постановление суда апелляционной инстанции от 8 сентября 2010 года в том виде как оно первоначально было принято, без учета внесенных в него исправлений, содержащее взаимоисключающие выводы как об отказе в иске, так и об удовлетворении иска.

Прецеденты

На наш взгляд, в постановлении Президиума от 18 мая 2011 года нашли отражение не только правовые позиции, которые имеют важное значение для судебной практики разрешения доменных споров, но и которые могут кардинальным образом изменить судебную практику разрешения доменных споров в Российском сегменте сети Интернет.

В постановлении Президиума была:

- подтверждена правовая позиции Президиума ВАС РФ (постановление от 8 декабря 2009 года по делу №9833/09) о подведомственности арбитражным судам споров о нарушениях исключительных прав на товарные знаки в доменных именах с участием физических лиц, не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей (см. статью «Президиум ВАС РФ:  новое в разрешении доменных споров в Рунете»);

- получила дальнейшее развитие правовая позиции Президиума ВАС РФ (постановление от 11 ноября 2008 года по делу №5560/08) о применении ст.10bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности в тех случаях, когда имеет место нарушение честных обычаев при регистрации доменных имен в домене RU;

- подтверждена правильность наработанной судами судебной практики разрешения доменных споров (ни одна из правовых позиций, о которых мы писали в нашей статье «Правовые позиции ФАС МО по спору в отношении домена mumm.ru», не была изменена или пересмотрена Президиумом).

Подробнее

I.
Доменные споры о нарушениях исключительных прав на товарный знак  в доменном имени с участием физических лиц, не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, подлежат разрешению в арбитражных судах.

30 марта 2010 года на Info.nic.ru была опубликована наша статья «Президиум ВАС РФ:  новое в разрешении доменных споров в Рунете». Данная статья была подготовлена нами по результатам рассмотрения Президиумом ВАС РФ 8 декабря 2009 года спора в отношении доменных имен lad-m.ru и ladm.ru.

В статье, в частности, отмечалось, что споры о нарушении прав на товарные знаки и фирменные наименования в доменных именах, администраторами (владельцами) которых являются физические лица, не зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, подлежат разрешению именно в арбитражных судах, а не в судах общей юрисдикции.

В статье нами также было высказано предположение, что не только арбитражные суды, но и суды общей юрисдикции будут руководствоваться в своей практической деятельности постановлением Президиума ВАС РФ от 8 декабря 2009 года, которым был фактически разрешен вопрос о подведомственности арбитражным судам дел о нарушениях прав на товарные знаки и на фирменные наименования в доменных именах, администраторами которых являются физические лица, не зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей.

Наши предположения оказались верными.

После принятия Президиумом ВАС РФ постановления от 8 декабря 2009 года фактически прекратилась практика обращения в суды общей юрисдикции г. Москвы с исками о нарушениях прав на товарные знаки и на фирменные наименования в доменных именах.

По крайней мере, насколько нам известно, не только ни одного такого дела не была рассмотрено судами с участием RU-CENTER, но и вообще не было ни одного случая обращения в суд общей юрисдикции с такого рода исками и судами общей юрисдикции, не было вынесено ни одного определения о прекращении производства по делу в связи с подведомственностью данной категории дел арбитражным судам. До принятия Президиумом постановления от 8 декабря 2009 года такие случаи встречались. Нет таких дел в производстве судов общей юрисдикции и в настоящее время.

Это означает, что правовые позиции Президиума ВАС РФ, изложенные  постановления от 8 декабря 2009 года, были восприняты не только арбитражными судами, но и судами общей юрисдикции, в связи с чем дела он нарушениях исключительных прав на товарные знаки и на фирменные наименования в доменных именах с участием физических лиц, не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей,  рассматриваются исключительно в арбитражных судах.

Представляется важным, что данная правовая позиция, осталась неизменной и в постановлении Президиума ВАС РФ от 18 мая 2011 года по спору в отношении доменного имени mumm.ru.

18 мая 2011 года Президиум ВАС РФ рассмотрел еще один доменный спор  о нарушении исключительных прав на товарный знак в доменном  имени mumm.ru с участием физического лица, Юсупова Ш.Д., который являлся администратором спорного доменного имени mumm.ru и не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателем.

II.
Положения и Правила Единой политики рассмотрения споров о доменных именах (UDRP) могут использоваться не только для установления содержания честных обычаев при регистрации доменных имен в зоне .СОМ, но и при регистрации доменных имен в Российском сегменте сети Интернет, в частности, в домене .RU.

Постановление от 18 мая 2011 года было принято Президиумом с учетом правовых позиций Президиума ВАС РФ, изложенных в постановлении от 11 ноября 2008 года по делу №5560/08.

Позволим себе напомнить, что в постановлении от 11 ноября 2008 года нашли отражение правовые позиции Президиума относительно того, как должна применяться судами ст.10bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности при разрешении доменных споров.
 
Президиум пришел к выводу, что использование спорного доменного имени обществом «ДенСо» является актом недобросовестной конкуренции в отношении компании Denso Corporation и на основании ст.10bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности отказал истцу в удовлетворении иска.

Президиум в частности указал, что под недобросовестной конкуренцией в п.2 этой статьи понимается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах и что для установления содержания честных обычаев при регистрации доменных имен в зоне .com могут использоваться положения Единообразной политики по разрешению споров в связи с доменными именами ICANN и Правила по единообразной политике разрешения споров в связи с доменными именами ICANN.

При этом Президиум пришел к выводу, что суд первой инстанции правильно оценивал действия общества «ДенСо» с учетом соответствия их требованиям названных документов ICANN  и исходил из того, что регистрация доменного имени может быть аннулирована, если будет доказано, что:

  • Доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица;
  • У владельца доменного имени нет каких либо законных прав и интересов в отношении доменного имени;
  • Доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.

При принятии постановления от 18 мая 2011 года Президиум сослался на обстоятельства, которые, по мнению Президиума, подтверждают нарушение честных обычаев при регистрации ответчиком доменного имени mumm.ru, что и послужило основанием для оставления Президиумом без изменения судебного акта о запрете  Юсупову Ш.Д. использовать товарный знака «MUMM» в доменном имени mumm.ru в сети Интернет.

Таким образом, с принятием Президиумом постановления от 18 мая 2011 года положения UDRP могут использоваться не только для установления содержания честных обычаев при регистрации доменных имен в зоне .COM, но и при регистрации доменных имен в Российском сегменте сети Интернет, в частности, в домене .RU.

При этом нарушение честных обычаев при регистрации доменных имен в Российском сегменте сети Интернет может быть расценено судом как акт недобросовестной конкуренции по отношению к правообладателю и на основании ст.10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности служить основанием для принятия судом решения о запрете администратору спорного доменного имени в домене RU использовать в доменном имени товарный знак или обозначение схожее с ним до степени смешения.

Представляется, что указанная правовая позиция Президиума ВАС РФ имеет важное практическое значение, а судебная практика разрешения доменных споров может кардинальным образом измениться.

Если до принятия данного постановления по доменным спорам истцы обращались в суд, как правило, с исками о защите прав на товарный знак и на фирменное наименование и ссылки на наличие в действиях администратора домена признаков недобросовестной конкуренции носили как правило не самостоятельный, а дополнительный характер, то с принятием Президиумом ВАС РФ постановления от 18 мая 2011 года данная ситуация может кардинальным образом измениться.

Исходя из правовых позиций Президиума ВАС РФ по спору в отношении mumm.ru наличие в действиях администратора домена акта недобросовестной конкуренции, нарушение честных обычаев при регистрации доменного имени в Российском сегменте сети Интернет, по нашему мнению, может являться самостоятельным и единственным основанием заявляемых истцами исковых требований по доменным спорам о запрете использовать в доменном имени товарный знак или обозначение, схожее с ним до степени смешения и принятия судом соответствующего решения, если данные обстоятельства подтвердятся в ходе рассмотрения дела.

При этом суду достаточно будет проверить наличие у истца исключительных прав на товарный знак; идентично или сходно ли доменное имя до степени смешения с товарным знаком; есть ли у владельца доменного имени какие-либо законные права и интересы в отношении доменного имени; зарегистрировано и используется доменное имя добросовестно или недобросовестно.

Данное обстоятельство дает основание предположить, что исходя из данной правовой позиции Президиума ВАС РФ ст.10bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности может начать более широко применяться  при разрешении доменных споров в Российском сегменте сети Интернет.

В этой связи возникает вопрос, могут ли российские суды при разрешении доменных споров в Российском сегменте сети Интернет, в частности, домене .RU использовать для установления содержания честных обычаев при регистрации доменных имен не только сами положения Единообразной политики по разрешению споров в связи с доменными именами ICANN и Правил по единообразной политике разрешения споров в связи с доменными именами ICANN, но и наработанную за более чем 20 лет международную практику их применения.

Представляется, что при разрешении вопроса о нарушении администратором домена честных обычаев при регистрации доменных имен в Рунете суды могут принимать ее во внимание.

В этой связи важность данной правовой позиции Президиума в том, что несмотря на то, что доменные споры в Российском сегменте сети Интернет разрешаются в арбитражных судах, подходы к их разрешению практически ничем не будут отличаться от тех, которые применяются в мире.

Данная правовая позиция Президиума может быть важна и для последующей практики разрешения доменных споров в РФ.

Как известно, в настоящее время арбитражные суды разрешают доменные споры о нарушении исключительных прав на товарные знак и на фирменные наименования в доменных именах. Общее количество доменных споров, рассматриваемых арбитражными судами по сравнению с общим количеством дел сравнительно невелико.

Однако Российский сегмент сети Интернет, .RU, .РФ, .SU, развивается стремительными темпами, количество рассмотренных арбитражными судами  доменных споров продолжает неуклонно расти.

В этой связи представляется, что правовые позиции Президиума по спору  в отношении домена mumm.ru и наработанная со временем судами практика их применения  в перспективе, в случае если количество доменных споров значительно возрастет, могут послужить основой для введения процедуры UDRP или аналогичной ней и при разрешении доменных споров в Российском сегменте сети Интернет.

* * *
При принятии Президиумом постановления от 18 мая 2011 года по спору в отношении домена mumm.ru все ранее выработанные судебной практикой правовые позиции по доменным спорам не были пересмотрены или изменены.

В постановлении ФАС МО по данному делу содержится 6 правовых позиций, с учетом которых разрешаются доменные споры в Российском сегменте сети Интернет. Более подробно с ними можно ознакомиться в нашей статье «Правовые позиции ФАС МО по спору в отношении домена mumm.ru».

Ни одна из указанных правовых позиций не была отвергнута, пересмотрена или изменена Президиумом ВАС РФ при принятии постановления по спору в отношении домена mumm.ru.

Авторы: адвокаты Елена Герцева и Андрей Гринкевич
Адрес для переписки с авторами - law@nic.ru