8 декабря 2009 года Президиум ВАС РФ проверил в порядке надзора судебные акты по делу о нарушении прав на фирменное наименование и товарные знаки в доменных именах «lad-m.ru» и «ladm.ru».

При принятии постановления по данному делу Президиум обратил внимание судов на ряд обстоятельств, которые имеют значение для практики разрешения доменных споров.

1

Прежде всего,  постановление Президиума ВАС РФ содержит однозначный ответ на вопрос, кто является надлежащим ответчиком по такого рода делам.

Администратор домена - лицо, на имя которого зарегистрирован домен.

В соответствии с Регламентом регистрации доменов в домене .RU Администратор домена определяет порядок использования домена; несет ответственность за выбор доменного имени, возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и использованием доменного имени, а также несет риск убытков, связанных с такими нарушениями.

При принятии постановления, Президиум пришел к выводу, что надлежащим ответчиком по делам о нарушениях прав на товарные знаки и на фирменные наименования в доменных именах, а также лицом, которое должно нести ответственность за нарушение прав на товарный знак и на фирменное наименование в доменном имени, является именно администратор (владелец) домена.

Президиум признал необоснованным вывод судов о том,  что гражданин, на имя которого были зарегистрированы спорные доменные имена, является ненадлежащим ответчиком по спору, «поскольку из материалов дела следует и информационным центром подтверждено, что именно он является владельцем спорных доменов и осуществляет их администрирование, размещая информацию коммерческого характера».

Президиум не согласился с тем, что надлежащим ответчиком в данном случае должно являться юридическое лицо, участником и Генеральным директором которого одновременно являлся администратор (владелец) домена.

Таким образом, Президиум признал неправильной судебную практику, когда юридическое лицо, информация о деятельности которого размещалась  на сайте,  привлекалось к ответственности за незаконное использование товарного знака в доменном имени, зарегистрированном на имя физического лица, которое одновременно являлось Генеральным директором и участником этого юридического лица (Дела №А40-22844/04-110-155, А40-22845/04-15-257).

С принятием Президиумом данного постановления, неопределенность по вопросу о том, кто все - таки является надлежащим ответчиком по такого рода делам, устранена и предъявление исков к лицам, которые не являются администраторами (владельцами) спорных доменных имен, уже само по себе будет являться основанием для отказа в иске.

С учетом данного постановления Президиума, предъявление исков к организациям,  которые осуществляют деятельность по регистрации доменных имен, в частности, регистратору - Компании - «RU-CENTER» (сайт в Интернете https://www.nic.ru) и другим регистраторам, привлечение их к участию в деле в качестве ответчика или соответчика, также будет лишено какого-либо смысла.

Компания «RU-CENTER»  изначально стоит на позиции, что регистраторы должны участвовать в делах о нарушениях прав на товарные знаки и на фирменные наименования в доменных именах в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования на предмет спора.

Эта позиция строится на международной практике рассмотрения подобных споров и на рекомендациях такой авторитетной организации как Всемирная Организация Интеллектуальной Собственности (ВОИС).

При разрешении доменных споров Арбитражный суд города Москвы, 9ААС, ФАС МО отказывают в удовлетворении требований к регистраторам по такого рода делам. Теперь правильность такой судебной практики подтверждена Президиумом ВАС РФ.

Кроме того, следует учитывать, что в случае необоснованного привлечения регистратора к участию в деле в качестве ответчика или соответчика, истец понесет значительные материальные затраты, так как в этом случае он должен будет возместить регистратору понесенные им судебные расходы.

Компания «RU-CENTER» заявляет о взыскании судебных издержек каждый раз при необоснованном привлечении  ее в качестве ответчика по  спорам о доменных именах.

2

Значительная часть доменных имен в российском сегменте сети Интернет зарегистрирована на граждан-физических лиц.
В рассмотренном Президиумом деле спорные доменные имена также были зарегистрированы на гражданина, который являлся их администратором (владельцем).

Как уже отмечалось, несмотря на то, что это физическое лицо являлось одновременно Генеральным директором и участником общества, информация о деятельности которого была размещена на сайте, Президиум пришел к выводу, что данное физическое лицо, являясь администратором (владельцем) спорных доменных имен, должно нести ответственность за незаконное использование товарного знака и фирменного наименования истца в зарегистрированных на его имя доменных именах.

В этой связи огромное практическое значение имеет вопрос о подсудности данной категории споров.

После рассмотрения Президиумом доменного спора с участием физического лица, которое являлось администратором (владельцем) спорных доменных имен, ни у кого не должно возникать никаких сомнений относительно подсудности данной категории дел.

Споры о нарушении прав на товарные знаки и фирменные наименования в доменных именах, администраторами (владельцами) которых являются физические лица, подлежат разрешению именно в арбитражном суде, а не в суде общей юрисдикции.

В этой связи стоит заметить, что в соответствии со сложившейся судебной практикой данные споры уже на протяжении ряда лет успешно рассматриваются в арбитражных судах.

За это время арбитражными судами, в частности, Арбитражным судом города Москвы, Девятым апелляционным арбитражным судом, Федеральным арбитражным судом Московского округа рассмотрено значительное количество данной категории дел,  а именно, более 80 дел.

Судебная практика по такого рода спорам сформирована и арбитражные суды успешно рассматривают доменные споры.

При этом, суды общей юрисдикции прекращают производство по такого рода делам, что подтверждается вступившими в законную силу определениями судов общей юрисдикции о прекращении производства по экономическим спорам по доменам airwell.ru, dulux.ru, fedex.ru, windowsupdate.ru и windowsxp64.ru, einhell.ru, goldendolls.ru, b-braun.ru, smart-money.ru, al-ko.ru и проч. в связи с подведомственностью указанных споров арбитражным судам.

Постановление Президиума Московского городского суда от 9 марта 2006 года по делу №44г-147 также содержит вывод, что спор о прекращении нарушения прав на товарный знак в доменном имени с участием физического лица подлежит рассмотрению и разрешению в арбитражном суде, а не в суде общей юрисдикции.

Таким образом, ни у арбитражных судов, ни у судов общей юрисдикции практически не возникает никаких вопросов относительно подведомственности доменных споров о защите прав на товарные знаки и на фирменные наименования с участием физических лиц именно арбитражным судам, а не судам общей юрисдикции.

Подведомственность данной категории споров арбитражным судам обусловлена экономическим характером спора.

Арбитражный процессуальный кодекс РФ, предусматривающий возможность рассмотрения арбитражными судами споров с участием физических лиц, не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, в случаях предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами, был введен в действие с 1 сентября 2002 года.

Новый Гражданский процессуальный кодекс был введен в действие с 1 февраля 2003 года. 

В соответствии с ч.3 ст.22 ГПК РФ суды рассматривают и разрешают дела, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, за исключением экономических споров и других дел, отнесенных федеральным конституционным законом и федеральным законом к ведению арбитражных судов.

Таким образом, ч.3 ст.22 ГПК РФ, который был введен в действие с 1 февраля 2003года, экономические споры были исключены из категорий дел, которые подлежат рассмотрению и разрешению судами общей юрисдикции, и были отнесены к ведению арбитражных судов.

Экономический характер споров о защите прав на товарные знаки и на фирменные наименования очевиден.

Поэтому данная категория дел находится в подведомственности арбитражных судов, что и подтвердил Президиум ВАС РФ при принятии постановления от 8 декабря 2009 года, рассмотрев по существу спор с участием физического лица, которое являлось администратором (владельцем) спорных доменных имен.

Представляется, что не только арбитражные суды, но и суды общей юрисдикции будут руководствоваться в своей практической деятельности постановлением Президиума от 8 декабря 2009 года, которым разрешен вопрос о подведомственности арбитражным судам дел о нарушениях прав на товарные знаки и на фирменные наименования в доменных именах, зарегистрированных  на физических лиц.

3

При принятии постановления от 8 декабря 2009 года не осталась без внимания Президиума и практика применения судами подпункта 3 пункта 9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные промышленному образцу, знаку соответствия, доменному имени, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

При рассмотрении данного дела Президиум ВАС РФ признал правомерными судебные акты по делу в части отказа в удовлетворении требований истца признать действия ответчика по администрированию доменных имен «ladm.ru» «lad-m.ru» нарушением прав истца на товарные знаки и запрета ответчику использовать обозначение, сходное с товарными знаками истца в доменных именах «ladm.ru» «lad-m.ru» и взыскании с ответчика в пользу истца денежной компенсации  в размере 100 000 (сто тысяч) руб.

Поскольку домены были зарегистрированы за ответчиком ранее регистрации прав истца на товарные знаки «ЛАД-М» и «ЛАДМ» и ранее возникновения приоритета на них, Президиум посчитал обоснованным отказ судов со ссылкой на подпункт 3 пункта 9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации в защите прав на товарные знаки, в том числе во взыскании компенсации.

Таким образом, Президиум ВАС РФ согласился с тем, что факт регистрации спорного доменного имени ранее регистрации права истца на товарные знаки и ранее возникновения приоритета на них в силу подпункта 3 пункта 9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации является основанием для принятия судом решения об отказе в иске о защите прав на товарный знак, в том числе во взыскании компенсации.

Согласно п.62 совместного Постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 года №5/29 «О некоторых вопросах, возникших с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 Кодекса.

В соответствии с правовой позицией Президиума, изложенной  в постановлении от 8 декабря 2009 года,  в случае, если доменное имя зарегистрировано ранее регистрации прав истца на товарные знаки и ранее возникновения приоритета на них, то в защите прав на товарные знаки, в том числе во взыскании компенсации, истцу может быть отказано даже в том случае, если регистрация товарных знаков не оспорена и предоставление правовой охраны товарного знака не признано недействительным в установленном законом порядке. 

При принятии постановления Президиум дал разъяснения относительно защиты прав на фирменное наименование.

Отменяя судебные акты по делу в части отказа в удовлетворении требований истца о защите исключительного права использования фирменного наименования, Президиум исходил из даты регистрации домена и даты возникновения права истца на фирменное наименование.

Учитывая, что сходные до степени смешения доменные имена были зарегистрированы на имя ответчика позднее возникновения права истца на фирменное наименование, Президиум пришел к выводу, что суды неправомерно отказали истцу в защите его исключительного права на фирменное наименование.

При этом сославшись на ст.5 Федерального закона от 18 декабря 2006 года №231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», п.16 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 года №122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», ст.1474 ГК РФ, Конвенцию по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года, Президиум отметил, что указанные нормы связывают защиту исключительного права на использование фирменного наименования с моментом государственной регистрации юридического лица, а не с моментом, когда юридическое лицо приступило к соответствующей деятельности.

Из указанных положений постановления Президиума следует, что если сходные до степени смешения доменные имена зарегистрированы ранее возникновения права истца на фирменное наименование, то в этом случае в защите исключительного права использования фирменного наименования должно быть отказано.

Авторы статьи: адвокаты Елена Герцева и Андрей Гринкевич