Определением от 25 февраля 2011 года Коллегия судей ВАС РФ передала дело по спору в отношении доменного имени mumm.ru в Президиум ВАС РФ. Рассмотрение данного дела должно состоится 18 мая 2011 года. В определении Коллегии судей Президиуму ВАС РФ предлагается пересмотреть в порядке надзора решение Арбитражного суда г. Москвы от 17 июня 2010 года и постановление ФАС МО от 1 декабря 2010 года, так как, по мнению Коллегии судей, указанные судебные акты якобы нарушают единообразие в применении судами норм права.

*Подробнее об этом в первой и второй частях статьи «Не исключено, что откажут», опубликованных на страницах Info.nic.ru.

* * *
Статья ст.10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, не может быть применена к правоотношениям с участием, физического лица, не зарегистрированного к качестве индивидуального предпринимателя, не связанного каким-либо образом с конкурентами истца и не использующего сайт, размещенный под принадлежащим им доменным именем в домене .RU, для предложения каких-либо товаров и услуг.

Как уже отмечалось в нашей предыдущей статье, в определении о передаче дела имеется ссылка лишь на одно единственное нарушение, которое, по мнению Коллегии судей, якобы было допущено при принятии оспариваемых судебных актов.

Как указано в определении, суд кассационной инстанции не дал надлежащей оценки тому, что администратор домена mumm.ru Юсупов Ш.Д. недобросовестно использовал товарный знак «MUMM», принадлежащий истцу, своими действиями создал препятствия компании для размещения информации о ней и ее товарах с использованием своего товарного знака на названном домене российской зоны сети Интернет и создал опасность введения потребителей продукции компании в заблуждение. По мнению Коллегии, такие действия могут быть квалифицированы  как недобросовестная конкуренция, поскольку противоречат требованиям ст.10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, согласно которой актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

На наш взгляд, данные выводы сделаны был учета того, что, то обстоятельство, что суд кассационной инстанции, по мнению Коллегии судей, «не дал надлежащей оценки» перечисленным в определении обстоятельствам в силу ст.304 ГК РФ не может служить основанием для пересмотра судебных актов в порядке надзора.

Разрешение вопроса о том, была ли дана надлежащая оценка доказательствам по делу при принятии оспариваемых судебных актов фактически означает переоценку доказательств по делу, а не проверку, нарушают ли оспариваемые судебные акты единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм права, как это предусмотрено ст.304 АПК РФ.

На наш взгляд, данное замечание в полной мере относится и к выводу Коллегии судей, о том, что администратор домена mumm.ru Юсупов Ш.Д. якобы недобросовестно использовал товарный знак «MUMM», принадлежащий истцу, так как при принятии оспариваемых судебных актов судами установлено, что из материалов настоящего дела не усматривается, что истец представлял суду доказательства, могущие свидетельствовать о злоупотреблении правом со стороны ответчика при регистрации домена (ст.65 АПК РФ).

* * *
По нашему мнению, ст.10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, не может быть применена к правоотношениям с участием, физического лица, не зарегистрированного к качестве индивидуального предпринимателя и не использующего сайт, размещенный под принадлежащим ему  доменным именем в домене .RU, для предложения каких-либо товаров и услуг.

В соответствии с п.2 ст.10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Согласно п.3 ст.10.bis, в частности, подлежат запрету:

1. все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов и промышленной или торговой деятельности конкурента;
2. ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента;
3. указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров (Законодательство о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров. Сборник нормативных документов. М., 2003г., С.49).

Таким образом, как следует из содержания ст.10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности недобросовестная конкуренция может иметь место лишь в промышленных и торговых делах, при осуществлении коммерческой деятельности.

При принятии постановлений от 16 января 2001 года по делу №1192/00 и от 11 ноября 2008 года по делу №5560/08, которые упомянуты в определении, Президиум ВАС РФ применил ст.10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности           с учетом данного обстоятельства.

* * *

Так, при принятии постановления от 16 января 2001 года по делу №1192/00 (домен Kodak.ru) Президиум указал, что при рассмотрении дела арбитражные суды не дали оценку действиям российского предпринимателя Грундула А.В., умышленно зарегистрировавшего на территории Российской Федерации доменное имя, которое содержало не его наименование (либо иное средство индивидуализации) как участника экономического оборота, а обозначение «Kodak», то есть товарный знак другого юридического лица, не исследовались вопросы о смешении доменного имени ответчика с товарным знаком истца и получении ответчиком возможности вследствие указанных действий привлекать на свою страницу в сети Интернет потенциальных покупателей товаров под товарным знаком «Kodak», поскольку товары и услуги истца и ответчика относятся к одному и тому роду и виду, имеют общих потребителей и общий рынок сбыта, суд следовало также оценить вероятность получения предпринимателем экономической выгоды от посещения пользователями сети интернет страницы с доменным именем www.kodak.ru, на которой размещалась информация о его магазине и о наличии на нем товаров, обозначенных товарным знаком «Kodak». 

Президиум также указал, что при новом рассмотрении спора судам необходимо проверить, не предпринимались ли ответчиком попытки продать или иначе передать доменное имя собственнику товарного знака, и оценить наличие на сайте информации о принадлежности прав на него иному лицу.

Таким образом, ст.10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности была применена Президиумом ВАС РФ при разрешении дела №1192/00 с учетом того, что 

• ответчик  по делу являлся индивидуальным предпринимателем, 
• он умышленно зарегистрировал на территории Российской Федерации доменное имя, которое содержало не его наименование (либо иное средство индивидуализации) как участника экономического оборота, а обозначение «Kodak», то есть товарный знак другого юридического лица, 
• товары и услуги истца и ответчика относятся к одному и тому роду и виду, имеют общих потребителей и общий рынок сбыта и иных обстоятельств.

* * *
При принятии постановления от 11 ноября 2008 года №5560/08 (домен denso.com) ст.10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности была применена Президиумом при разрешении спора, возникшего между двумя коммерческими организациями - японской компанией «Denso Corporation» и обществом «ДенСо» с учетом того, 

• центр посредничества и арбитража ВОИС признал действия общества по регистрации и использованию доменного имени denso.com недобросовестными и постановил передать его компании;
• требование о признании права на использование доменного имени denso.com заявлено обществом «ДенСо» к компании «Denso Corporation» как возражение против ее требования о защите исключительных прав на товарный знак denso и фирменное наименование и направлено на преодоление решения вынесенного административной группой посредничества и арбитража ВОИС (в соответствии с п.2 ст.10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах). 

Для разрешения  споров, возникающих в связи с использованием доменных имен, в рамках административной процедуры, принятой корпорацией ICANN в том числе в домене COM используются правила «Единой политики по разрешению споров» , являющиеся приложением  к типовому  соглашению о регистрации любого доменного имени в зоне .com. Соответственно, на разрешение споров в рамках административной процедуры по  указанным выше правилам  общество «ДенСо» согласилось при регистрации  своего доменного имени.

Президиум указал, что суд первой инстанции правильно оценивал действия общества «ДенСо» с учетом соответствия их требованиям названых документов ICANN и исходил из того, что регистрация доменного имени может быть аннулирована, если будет доказано, что: 

1. доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица;
2. у владельца доменного имени нет каких- либо законных прав и интересов в отношении доменного имени;
3. доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.

Президиум согласился с выводами административной группы о недобросовестности регистрации в связи с тем, что 

• общество «ДенСо» тесно связано с известным недобросовестным регистратором доменных имен – обществом «Сервиспойнт», которое неоднократно признавалось нарушителем правил регистрации доменных имен согласно «Единой политике по разрешению споров» (общество «ДенСо» заключило с ним договоры простого товарищества, приобретения товарного знака denso);
• доменное имя denso.com длительное время (в течение нескольких лет) использовалось обществом «Денсо» лишь для новостных материалов, заимствованных с других сайтов;
• у общества «ДенСо» не существовало каких-либо законных прав и интересов    в отношении спорного доменного имени.

Президиум пришел к выводу, что общество «ДенСо» знало или не могло не знать о существовании правообладателя товарного знака denso – японской компании «Denso Corporation», у общества не было реального намерения самому использовать спорное обозначение в коммерческом обороте, регистрация товарного знака со сходным словесным обозначением преследовала цель избежать аннулирования регистрации доменного имени в соответствии с «Единой политикой по разрешению споров».

* * *

В ходе рассмотрения спора в отношении доменного имени mumm.ru судами установлено, что администратором доменного имени mumm.ru являлось физическое лицо, ответчик по настоящему делу, который не зарегистрирован в качестве  индивидуального предпринимателя и не является участником экономического оборота. 

Ответчик непродолжительное время является администратором спорного доменного имени. Изначально, доменное имя mumm.ru было зарегистрировано 11 ноября 2002 года другим лицом, а не ответчиком. Ответчик является администратором (владельцем) данного доменного имени  с 24 сентября 2009 года.  При этом, права на доменное имя перешли к нему от прежнего администратора ООО «Сеть туристических агентств «Зеленый коридор». 

Доменное имя не использовалось ответчиком для размещения информации коммерческого характера. На сайте, размещенном под доменным именем mumm.ru, он не осуществляет никакой коммерческой деятельности, не ведет какие-либо промышленные и торговые дела. 

Судами не установлено, что физическое лицо, администратор домена mumm.ru каким-либо образом связан с конкурентами истца, что им предпринимались попытки продать или иначе передать доменное имя владельцу товарного знака.

* * *

Данный спор возник в отношении доменного имени mumm.ru, зарегистрированного в Российском сегмент сети Интернет, зоне RU. 

Положения «Единой политики по разрешению споров» в данном случае, носят скорее информативный характер.

С учетом вышеизложенного считаем, что положения ст.10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности не могут быть применены к спорным правоотношениям и указанная норма не может служить основанием к пересмотру в порядке надзора оспариваемых судебных актов.

Надеемся, что при рассмотрении дела в порядке надзора Президиум ВАС РФ      не оставит данные обстоятельства без должного внимания.

О результатах рассмотрения Президиумом ВАС РФ спора в отношении доменного имени mumm.ru можно будет узнать из наших следующих публикаций.

Авторы: адвокаты Елена Герцева и Андрей Гринкевич
Адрес для переписки с авторами - law@nic.ru