Компания «Фуджикура Лтд.» обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с иском к администратору домена fujikura.su о защите исключительных прав на фирменное наименование и товарные знаки, взыскании 100 тыс. руб. компенсации за незаконное использование товарных знаков (Дело №А40-126951/10-67-216).

Решением от 31 декабря 2010 года суд первой инстанции удовлетворил требования истца, запретив ответчику использовать обозначение «fujikura» в домене fujikura.su и взыскав с него компенсацию за незаконное использование товарных знаков в размере 100 тыс. руб.

Однако постановлением от 1 апреля 2011 года Девятый арбитражный апелляционный суд данное решение изменил, отказав в удовлетворении денежного штрафа. Далее, постановлением от 26 сентября 2011 года Федеральный арбитражный суд Московского округа оставил решение апелляционного суда без изменения, а кассационную жалобу ответчика, Хорькова Н.Ю., без удовлетворения. Наконец, определением от 27 февраля 2012 года Коллегия судей ВАС РФ, рассмотрев заявление Хорькова Н.Ю. о пересмотре судебных актов по данному делу в порядке надзора, отказала в передаче дела в Президиум ВАС РФ.

На наш взгляд, результаты рассмотрения данного дела имеют важное значение для практики разрешения доменных споров в Российском сегменте Сети: Арбитражный суд первой инстанции разрешил спор в отношении доменного имени fujikura.su в части требований о защите прав на товарный знак без учета правовых позиций Президиума ВАС РФ, что послужило основанием для изменения решения Девятым арбитражным апелляционным судом.

Суд первой инстанции

При принятии решения суд первой инстанции установил, что:

- истец является владельцем исключительных прав на комбинированные товарные знаки со словесным обозначением «Fujikura» по свидетельству РФ №391427 с 9 октября 2007 года и международной регистрации №1002227 с 17 марта 2009 года в отношении товаров 9 класса МКТУ, относящихся к оптоволоконным системам передачи данных.

- истец зарегистрирован в качестве юридического лица с 18 марта 1910 года под фирменным наименованием «Fujikura Ltd», а Московское представительство компании «Fujikura Ltd» было аккредитовано и внесено в Сводный Государственный реестр представительств иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории РФ, 8 августа 2003 года.

- ответчик же является администратором домена fujikura.su с 8 июня 2007 года, однако на веб-сайте, расположенном под ним, потребителю предлагаются товары, маркированные обозначением «Fujikura», однородные тем, что предлагает истец, а также размещается информация о московской компании «Fibertool», где может быть приобретена продукция не только «Fujikura», но и других производителей – конкурентов истца.

По мнению суда первой инстанции, обозначение «fujikura» используется ответчиком в доменном имени fujikura.su с целью рекламы и предложения к продаже товаров, однородных товарам, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки. Суд посчитал, что такое использование без согласия правообладателя является нарушением его исключительных прав и подлежит защите в силу ст.1252 ГК РФ путем пресечения действий, нарушающих исключительные права и взыскания компенсации.

• Требования правообладателя о защите исключительных прав на фирменное наименование, могут быть удовлетворены судом, если в доменном имени используется обозначение, тождественное оригинальной части фирменного наименования правообладателя, а само доменное имя зарегистрировано позднее возникновения права истца на фирменное наименование.

Суд апелляционной инстанции

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции, что администратор доменного имени fujikura.su нарушил исключительные права Компании «Фуджикура Лтд.» на фирменное наименование: сходный до степени смешения домен, зарегистрированный на имя Хорькова Н.Ю., был зарегистрирован позднее возникновения права на фирменное наименование истца.

Федеральный арбитражный суд Московского округа в постановлении от 26 сентября 2011 года также признал обоснованным и правомерным вывод судов об удовлетворении иска в этой части.

При этом суд кассационной инстанции, в частности, отметил, что нормы материального права, в том числе на нарушение которых в кассационной жалобе ссылается истец, применены судом в обжалуемой части правильно в соответствии с  практикой их применения, установленной в Постановлении Президиума ВАС РФ от 8 декабря 2009 года №9833/09. 

Коллегия судей ВАС РФ

В заявлении, поданном в ВАС РФ, о пересмотре судебных актов в порядке надзора, Хорьков Н.Ю., в частности, указывал, что удовлетворение требования о защите прав на фирменное наименование истца является необоснованным. Однако Коллегия судей ВАС РФ не нашла оснований, по которым дело может быть передано в рассмотрение в Президиум ВАС РФ, при этом отметив, что, удовлетворяя иск в части запрета Хорькову Н.Ю. использовать обозначение «fujikura» в доменне  fujikura.su, суды трех инстанций исходили из п.4 ст.54  и ст.1474 ГК РФ, в соответствии с которыми юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование). Лицо, неправомерно использующее чужое зарегистрированное фирменное наименование, по требованию обладателя права на фирменное наименование обязано прекратить его использование.

В постановлении Коллегии судей ВАС РФ также указано, что ст.1474 ГК РФ не исключает охрану в Российской Федерации права на фирменное наименование иностранных юридических лиц (статья 8 Парижской конвенции по охране промышленной собственности).

При этом, ссылка на п.4 ст.54 ГК РФ и указание на то, что лицо, неправомерно использующее чужое зарегистрированное фирменное наименование, по требованию обладателя права на фирменное наименование обязано прекратить его использование, как нам кажется, были сделаны судами с учетом того, что спорные правоотношения о защите прав на фирменное наименование возникли еще до введения в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (Истец зарегистрирован в качестве юридического лица с 1910 года, а московское представительство компании «Fujikura Ltd» появилось в 2003-м).
 
Это означает, что правовые позиции Президиума ВАС РФ, содержащиеся в постановлении от 8 декабря 2009 года №9833/09, выработанные в результате применения ранее действовавшего законодательства, как нам кажется, не должны применяться к  правоотношениям о защите прав на фирменное наименование, возникшим после введения в действие части четвертой Гражданского кодекса РФ.

• Если доменное имя зарегистрировано раньше чем возник приоритет у товарных знаков истца, то отсутствует нарушение прав на товарный знак даже в том случае, когда доменное имя используется для размещения информации о товарах и услугах, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки истца, и во взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака должно быть отказано.

Как принималось решение

При принятии решения по делу суд посчитал, в частности, неправомерными утверждения ответчика о том, что более ранняя регистрация домена fujikura.su, чем товарных знаков истца, влечет отказ в удовлетворении исковых требований.

Однако суд апелляционной инстанции не согласился с указанными выводами суда первой инстанции. При принятии постановления от 1 апреля 2011 года суд отметил, что удовлетворение судом первой инстанции требования о взыскании с ответчика компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству №391427 и за нарушение исключительного права на товарный знак по международной регистрации №1002227 признано судебной коллегией неправомерным.

Суд апелляционной инстанции признал необоснованным отклонение судом первой инстанции довода ответчика о необоснованности требования о взыскании компенсации в связи с тем, что регистрация домена fujikura.su состоялась ранее, чем возник приоритет  товарных знаков истца.

Суд апелляционной инстанции указал, что вывод о возможности отказа в защите прав на товарный знак в связи с ранее произведенной ответчиком регистрацией доменного имени содержится в постановлении Президиума ВАС РФ от 8 декабря 2009 года №9833/09 (с учетом содержания подпункт 3 пункта 9 ст.1483 ГК РФ).

Учитывая обстоятельства дела, свидетельствующие о том, что регистрация домена fujikura.su состоялась ранее (июнь 2007 года), чем возник приоритет  товарных знаков истца (сентябрь 2007-го), учитывая принцип единообразия в толковании и применении арбитражными судами норм права, суд апелляционной инстанции пришел к выводу,  что требования о взыскании компенсации признаются необоснованными.

Таким образом, суд апелляционной инстанции отказал истцу во взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака несмотря на то, что на веб-сайте ответчика
потребителю предлагается информация о сходных товарах, маркированных обозначением «Fujikura», и гиперссылка на сайт конкурента.

• Истец должен доказать факт того, что регистрация и использование домена ответчиком осуществлялась исключительно с намерением причинить вред другому лицу. То обстоятельство, что ответчик-владелец домена fujikura.su является учредителем и генеральным директором ООО «Файбертул» (Fibertool Ltd.) лица, чьи однородные товары ответчик предлагает к продаже используя возможность переадресации в сайта fujikura.su на сайта www.fibertool.ru, не может служить доказательством злоупотребления правом со стороны администратора домена.

Решение суда первой инстанции было принято также с учетом того, что, в действиях ответчика по регистрации и использованию домена fujikura.su, по мнению суда первой инстанции, якобы имеются признаки злоупотребления правом, запрет на совершение которых содержится в ст.10 ГК РФ. Из материалов дела следует, что  ответчик-владелец домена fujikura.su согласно выписки из ЕГРЮЛ является учредителем и генеральным директором того самого ООО «Файбертул».

По мнению суда первой инстанции, указанные действия ответчика якобы свидетельствуют о недобросовестном использовании при регистрации домена обозначения «fujikura» как оригинальной части фирменного наименования истца и дальнейшем недобросовестном использовании ответчиком сайта с размещением на нем обозначений, сходных с товарными знаками истца, и возможностью переадресации на сайт www.fibertool.ru, в целях воспользоваться известностью компании «Fujikura Ltd.» на рынке оптоволоконной продукции для рекламы продукции конкурентов истца.

Однако суд апелляционной инстанции признал необоснованным вывод суда первой инстанции о наличии признаков злоупотребления правом со стороны ответчика: то обстоятельство, что ответчик-владелец домена fujikura.su является учредителем и генеральным директором ООО «Файбертул» само по себе не может служить доказательством того, что в действиях ответчика по использованию домена fujikura.su имеются признаки злоупотребления правом.

• К вопросу о том, как необходимо формулировать исковые требования по доменным спорам. Суд апелляционной инстанции изменил решение суда первой инстанции, которым было запрещено ответчику использовать обозначение «fujikura» при администрировании доменного имени fujikura.su». Своим постановлением, суд апелляционной инстанции запретил ответчику использовать обозначение «fujikura» в доменном имени fujikura.su.

Но в первой части дела апелляционный суд также запретил своим постановлением ответчику использовать обозначение «fujikura» в доменном имени fujikura.su.

* * *
О правовых позициях Президиума ВАС РФ по доменным спорам можно узнать  из статей: «Не исключено, что откажут. Часть 4»,  «Президиум ВАС РФ: новое в разрешении доменных споров в Рунете».

О том, как формулировать исковые требования  по доменным спорам можно узнать из статей, опубликованных на сайте компании RU-CENTER в рубрике «Доменные споры».

Авторы – адвокаты Елена Герцева и Андрей Гринкевич
Адреса для переписки с авторами: law@nic.ru, law@grinkevich.ru