Подавляющее большинство доменных споров, которые рассматриваются арбитражными судами России, связаны с национальными доменными зонами .RU, .SU и .РФ. Но в последнее время их начали теснить споры в отношении имен, зарегистрированных в зарубежных и международных доменах, например, в .COM.

Чем руководствуются арбитражные суды России, принимая такие дела к производству? На основании каких норм права их разрешают? Какие правовые позиции выработали? С какими трудностями сталкиваются? Ответы на эти вопросы – в нашей статье.
 
Прецедент  
 
Важным прецедентом для истории разрешения арбитражными судами России «зарубежных» доменных споров стало дело о домене denso.com. Пока это единственный доменный спор не в российском сегменте сети Интернет, который был разрешен Президиумом ВАС РФ. Правовые позиции по нему изложены в постановлении №5560/08 от 11 ноября 2008 года.
 
Центр посредничества и арбитража ВОИС
(DensoCorporation – истец, ДенСо – ответчик)
 
Японская компания «DensoCorporation» обратилась в Центр посредничества и арбитража Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) с жалобой в связи с регистрацией обществом «ДенСо» доменного имени denso.com. Истец требовал передачи этого домена, который, по его мнению, нарушал его исключительные права на фирменное наименование и товарный знак «denso».
 
3 ноября 2003 года арбитражная группа ВОИС признала, что ответчик зарегистрировал и использовал домен denso.com недобросовестно, и удовлетворила требование истца о передаче ему этого домена. Решение было принято на основании параграфа 43 (i) Единой политики рассмотрения споров о доменных именах (UDRP), одобренной корпорацией ICANN, и параграфа 15 Правил UDRP.
 
Суд первой инстанции
(ДенСо – истец, DensoCorporation – ответчик)
 
ООО «ДенСо», не согласившись с решением арбитражной группы ВОИС, обратилось в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском о признании за ним права использования доменного имени denso.com. Решением суда первой инстанции от 2 февраля 2007 года в удовлетворении иска обществу было отказано.
 
Данное решение было принято в связи с тем, что:
 
- материалами дела, равно как и решением Центра посредничества и арбитража ВОИС от 3 ноября 2003 года, факт использования ответчиком товарного знака «denso» во многих странах мира и на протяжении многих лет подтверждается;
 
- на момент приобретения доменного имени denso.com истец не использовал слово «denso» в своей коммерческой деятельности, поскольку был зарегистрирован в качестве юридического лица лишь накануне подписания соглашения о передаче ему доменного имени и до этого момента не имел прав на аналогичный товарный знак;
 
- на момент регистрации доменного имени denso.com права на товарный знак принадлежали ответчику (и хотяна день вынесения решения по делу ответчик и истец обладали тождественными товарными знаками в отношении товаров и услуг различных классов, их фирменные наименования содержали словесное обозначение «denso», именно ответчику принадлежит «старший» товарный знак «denso»);
 
- доказательства, подтверждающие, что фирменное наименование истца и доменное имя denso.com происходят от словосочетания «День Софии», которое истец начал использовать с 1993 года, суду не были представлены;
 
- кроме того, истец не доказал, что использование им словесного обозначения «denso» получило широкую известность среди потребителей.
 
В итоге суд первой инстанции сделал вывод, что у истца нет законных интересов в отношении домена denso.com, а также установил, что истец использовал спорный домен в качестве залога в обеспечение договора лизинга и для копирования новостей с других сайтов. По мнению суда, подобное использование домена нельзя признать добросовестным, а действия истца квалифицируются как акт недобросовестной конкуренции, который согласно ст. 10bis Парижской конвенции противоречит честным обычаям в промышленных и торговых делах и способен вызывать смешение в отношении предприятий.
 
Дополнительным доказательством недобросовестности истца, по мнению суда, является тот факт, что домен denso.com был передан в залог по цене значительно превышающей цену его приобретения: «…очевидно, что ценность домена denso.com как предмета залога, не могла быть связана с известностью истца под этим именем. А вот известность в мире товарного знака «denso», приоритетом в обладании которого обладает ответчик, могла иметь значение при формировании цены залога».
 
При оценке добросовестности истца суд посчитал правомерным учитывать и такое понятие как «заблуждение, основывающееся на первичной заинтересованности», когда интернет-пользователи, заходят на сайт истца, полагая, что попадут на сайт ответчика. По мнению суда, это дает истцу необоснованное преимущество перед конкурентами, поскольку многие пользователи могли и не обратить внимания на истца, если бы не используемое им известное доменное имя. При этом не важно, было ли у истца действительное намерение вызвать подобное смешение двух брендов. Достаточно того, что есть вероятность смешения. По мнению суда, это дает достаточные основания для предъявления обвинения в недобросовестной конкуренции.
 
Апелляционная инстанция
(ДенСо – истец, DensoCorporation – ответчик)
 
5 октября 2007 года Тринадцатый арбитражный апелляционный отменил решение суда первой инстанции и признал право пользования ООО «ДенСо» доменным именем denso.com.
 
Суд апелляционной инстанции:
 
- пришел к выводу, что в деле отсутствуют доказательств недобросовестной конкуренции со стороны истца и что истец вообще не является конкурентом ответчика (они владеют знаком «denso», но в отношении разных классов товаров/услуг, на разных товарных рынках, выходит, что в материалах дела нет каких-либо доказательств ложных утверждений истца или совершения им действий, способных дискредитировать деятельность или продукцию ответчика, вызвать некое смешение);
 
- указал на необоснованность вывода суда первой инстанции о международной известности товарного знака ответчика;
 
- не нашел доказательств в материалах дела (это опровергается и информацией, предоставленной третьим лицом) тому, что спорное доменное имя якобы было первоначально зарегистрировано за одним из дочерних предприятий ответчика и случайно аннулировано 6 марта 2000 года по оплошности работника компании;
 
- указал, что истец не размещает на своем сайте информацию о товарах и услугах, в отношении которых зарегистрирован товарный знак ответчика, а использует в качестве доменного имени свое фирменное наименование, свой товарный знак и не предлагает спорное доменное имя к продаже.
 
*
В постановлении апелляционного суда, также как и в решении суда первой инстанции, содержались важные выводы относительно того с использованием какого законодательства следует рассматривать и решать вопрос о праве на доменное имя.
 
Возможность регистрации и использования доменных имен в зоне .COM не ограничена по национальному признаку - она имеет международный характер и осуществляется в соответствии с определенными правилами, позволяющими унифицировать данные отношения. Одни из таких правил – UDRP. Данная политика в частности предусматривает возможность обращения в национальные суды для разрешения споров по поводу прав на использование доменных имен и устанавливает обязательность такого решения для ICANN (параграф 4).  Исходя из вышесказанного, апелляционный суд пришел к выводу, что в России, в законодательстве которой нет специального режима правового регулирования приобретения и пользования доменными именами, вопрос о праве на доменное имя следует рассматривать и решать с использованием законодательства о товарных знаках и фирменном наименовании.
 
*
Постановление апелляции было принято и с учетом того, что права истца на товарный знак и фирменное наименование законны, никем не оспорены, истец пользуется товарным знаком и фирменным наименованием в соответствии с действующим законодательством. В тоже время в материалах дела имеется решение палаты по патентным спорам о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «denso», зарегистрированного на имя «Denso Corporation» (ответчика) в отношении товаров и услуг 04, 05,06,07, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 37, 38, 42, в связи с неиспользованием указанного товарного знака в течение пяти последних лет.
 
С учетом указанных обстоятельств суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что у него нет оснований сомневаться в добросовестности истца.
 
*
Суд апелляционной инстанции также указал, что он не может согласиться с выводом суда первой инстанции о том, что международная известность товарного знака ответчика подтверждена материалами дела, а истец не обладает такой известностью в отношении 39 классов товаров (услуг).
 
В связи с тем, что истец и ответчик работают в совершенно разных сферах товаров и услуг, на разных товарных рынках, апелляционный суд посчитал, что у него отсутствует реальная возможность сравнить их известность.
 
При принятии постановления апелляционный суд дал оценку пояснениям ответчика, что слово «denso» было им изобретено, что оно является частью японского слова, означающего «Электрооборудование». Поскольку слово «электрооборудование» в любом языке мира является общеупотребительным, широко распространенным и использование части этого слова нельзя признать результатом творческой деятельности, апелляционный суд пришел к выводу, что слово «denso» не может быть объектом авторского права и не подлежит охране по Закону об авторском праве и смежных правах, у ответчика отсутствует право запретить кому-либо использовать указанное слово, в том числе в своем наименовании. Указанное подтверждается и тем, что в мире существует несколько товарных знаков «denso», права на которые принадлежат не ответчику и которые зарегистрированы ранее, чем товарный знак ответчика.
 
*
Постановление апелляционного суда было принято также с учетом того, что фирменное наименование истца совпадает с используемым им доменным именем, в связи с чем, апелляционный суд пришел к выводу, что истец использует доменное имя в полном соответствии с законодательством о фирменных наименованиях.
 
По мнению апелляционного суда, сам по себе факт регистрации доменного имени, сходного с фирменным наименованием или товарным знаком ответчика, не может служить подтверждением нарушения исключительных прав правообладателя.
 
Как указал апелляционный суд, ответчик не предоставил никаких доказательств того, что истец использует или собирается использовать доменное имя в отношении товаров и услуг, содержащихся в товарном знаке ответчика.
При принятии постановления апелляционный суд также учитывал, что истец никогда не предпринимал никаких попыток продать спорное доменное имя ответчику, что не оспаривается ответчиком.
 
*
Установив, что истец использует в качестве доменного имени собственное наименование, а не наименование какого-либо третьего лица, свой товарный знак и фирменное наименование; истец не использует доменное имя для предложения товаров и услуг, охраняемых товарными знаками ответчика; истец не предлагал и не предлагает спорное доменное имя к продаже, апелляционный суд не нашел в действиях истца признаков недобросовестности и нарушений норм законодательства.
 
Кассационная инстанция
(ДенСо – истец, Denso Corporation – ответчик)
 
Постановлением от 11 января 2008 года Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа постановление Тринадцатого апелляционного суда от 5 октября 2007 года оставил без изменения, а кассационную жалобу компании «Denco Корпорейшн» - без удовлетворения.
 
Как указано в постановлении Президиума, суд кассационной инстанции согласился с доводами апелляционного суда, признав, что сам факт включения в состав фирменного наименования ООО «ДенСо» спорного обозначения «denso», регистрация вслед за этим домена denso.com и товарного знака с таким же обозначением, передача прав на спорное доменное имя в залог не достаточны для признания действий «ДенСо» актом недобросовестной конкуренции и передачи спорного доменного имени компании «Denso Corporation».
 
Вместе с тем, постановление суда кассационной инстанции было принято с учетом следующих обстоятельств:
 
- как истец, так и ответчик используют спорное словесное обозначение в составе своих фирменных наименований наряду с обозначением, указывающим на организационно-правовую форму этих юридических лиц, ответчик с 1996 года, истец с 2000 года;
 
- истец и ответчик обладают правами на товарный знак в виде этого словесного обозначения в отношении разных классов товаров и услуг;
 
- право на доменное имя denso.com зарегистрировано регистратором доменных имен за истцом. Доказательств, подтверждающих довод ответчика о том, что ранее данное доменное имя было зарегистрировано за ним и случайно аннулировано 6 марта 2000 года по оплошности работника компании, в деле нет;
 
- в деле нет доказательств, подтверждающих, что истцом совершаются действия, способные вызвать смешение в отношении спорящих предприятий или их деятельности, предпринимаются меры, способные дискредитировать ответчика или ввести общественность в заблуждение;
 
- сам факт включения в состав фирменного наименования спорного обозначения, совершение вслед за этим действий по приобретению прав на товарный знак и прав на доменное имя в виде этого же обозначения, а также последующая деятельность истца по передаче права на спорное доменное имя   в залог с целью обеспечения договора лизинга предметом которого, как следует из приложения №1 к договору, являются имущественные права на другие доменные имена, компьютерные программы, базы данных и другие объекты интеллектуальной собственности, не могут быть признаны достаточными для признания действий истца актом недобросовестной конкуренции;
 
- ответчиком не доказано, что использование им спорного обозначения получило широкую известность среди потребителей, а значит, нет оснований считать, что совершенные истцом действия по приобретению прав на использование схожего обозначения в качестве фирменного наименования, товарного знака и доменного имени нарушают права ответчика и являются актом недобросовестной конкуренции.
 
Президиум ВАС РФ
 
11 ноября 2008 года данное дело было рассмотрено Президиумом ВАС РФ, который постановления судов апелляционной и кассационной инстанций отменил, а решение суда первой инстанции оставил без изменения.
 
При принятии такого решения Президиум пришел к выводу, что рассматривая исковое требование ООО «ДенСо», суды апелляционной и кассационной инстанций не учли, что требование о признании права на использование доменного имени denso.com заявлено ООО «ДенСо» к компании «Denso Corporation»:

• как возражение против ее требования о защите исключительных прав на товарный знак denso и фирменное наименование
• и направлено на преодоление решения, вынесенного арбитражной группой ВОИС, признавшей действия ООО «ДенСо» по регистрации и использованию доменного имени denso.com недобросовестными и постановившего передать его компании «Denso Corporation».

В результате рассмотрения судами требования ООО «ДенСо» о признании его права на использование доменного имени, как указал Президиум, возникли конкурирующие между собой, взаимоисключающие решения:

• о защите исключительных прав на товарный знак и на фирменное наименование компании «Denso Corporation»;
• о признании права на доменное имя denso.com за ООО «ДенСо».

Президиум также указал, что, разрешая спор, суды ссылались на нормы Парижской конвенции по охране промышленной собственности, которая в статье 10bis содержит общий запрет недобросовестной конкуренции, под которой понимается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. По мнению Президиума, для установления содержания честных обычаев при регистрации доменных имен в домене COM, могут использоваться положения UDRP[1]. Как указал Президиум, данные положения и правила применяются на основе типового соглашения о регистрации любого доменного имени в зоне .COM, на их применение ООО «ДенСо» согласилось при регистрации своего доменного имени.
 
При принятии постановления Президиум пришел к выводу, что суд первой инстанции правильно оценивал действия ООО «ДенСо» с учетом соответствия их UDRP и исходил из того, что регистрация доменного имени может быть аннулирована, если будет доказано, что:

• доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица;
• у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени;
• доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.

Как отмечено в постановлении Президиума, признав доказанным наличие каждого из этих трех элементов, суд первой инстанции установил, что использование спорного доменного имени дает ООО «ДенСо» необоснованное преимущество перед другими конкурентами, является актом недобросовестной конкуренции  в отношении компании «Denso Corporation», и отказал в признании права на его использование.
 
По мнению Президиума, у суда апелляционной инстанции не было оснований для переоценки выводов суда первой инстанции, поскольку доменное имя воспроизводит зарегистрированный товарный знак компании.
 
Президиум полагает, что суду следовало также учесть, что на момент регистрации доменного имени denso.com (12 октября 2000 года) у ООО «ДенСо» не было прав на товарный знак с таким обозначением, так как такой знак был зарегистрирован позднее, а право на него получено с 6 апреля 2004 года по договору с обществом «СервисПойнт».
 
По мнению Президиума, аргумент о том, что словесное обозначение «denso» повторяет в латинской транскрипции фирменное наименование «ДенСо», также не может служить определяющим и свидетельствующим о наличии законных прав и интересов с учетом того, что ООО «ДенСо» было зарегистрировано за день до получения прав на доменное имя denso.com (11 октября 2000 года), а доменное имя или обозначение, соответствующее ему, для добросовестного предложения товаров и услуг обществом реально не использовалось. Под спорным доменом размещались лишь новостные материалы, которые копировались с других сайтов.
 
Президиум также отметил, что не было представлено доказательств, что ООО «ДенСо» стало широко известно благодаря доменному имени до рассмотрения спора в ВОИС. Не был опровергнут и вывод о недобросовестности регистрации, напротив он подтверждается следующим:
 
- ООО «ДенСо» тесно связано с известным недобросовестным регистратором доменных имен – ООО«Сервиспойнт», которое неоднократно признавалось нарушителем правил регистрации доменных имен согласно UDRP («ДенСо» заключило с ним договоры простого товарищества, приобретения товарного знака «denso»);
 
- доменное имя длительное время (в течение нескольких лет) использовалось ООО «ДенСо» лишь для новостных материалов, заимствованных с других сайтов;
 
- у ООО «ДенСо» не существовало каких-либо законных прав и интересов в отношении спорного доменного имени.
 
Кроме того, Президиум считает, что ООО «ДенСо» знало / не могло не знать о существовании правообладателя товарного знака «denso» – японской компании «Denso Corporation»; у ООО «ДенСо» не было реального намерения самому использовать спорное обозначение в коммерческом обороте, регистрация товарного знака со сходным словесным обозначением преследовала цель избежать аннулирования регистрации доменного имени в соответствии с UDRP.
 
При таких обстоятельствах, решил Президиум, требование ООО «ДенСо» не подлежало удовлетворению, а решение суда первой инстанции – отмене.
 
Продолжение следует…
 
Авторы: адвокаты Елена Герцева и Андрей Гринкевич
Адрес для переписки с авторами - law@nic.ru, law@grinkevich.ru
 

[1] Представляется, что данная правовая позиция Президиума требует уточнения. Правила UDRP регулируют лишь порядок рассмотрения споров о доменных именах. Следовательно, вопреки выводам Президиума ВАС РФ, изложенным в постановлении от 11 ноября 2008 года №5560, они не могут использоваться для установления содержания честных обычаев при регистрации доменных имен в зоне .COM.