16.11.12

PRO-спор-в-домене.сom

Отклонением иска завершилось рассмотрение Тринадцатым арбитражным апелляционным судом доменного спора в отношении доменаpromat.com (№56-70563/2010), истцами в котором выступили ООО «МэйлАдмин» и ООО «ИНТЕРНЕТКО», ответчиком - немецкая компания Promat GmbH. Важно отметить, что право ООО «ИНТЕРНЕТКО» в данном споре ограничивается лишь доменом третьего уровня so.promat.com.

Суд первой инстанции
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской обл.
апрель, 2011

Спор зародился 22 октября 2010 года, когда административным решением Центра посредничества и арбитража Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) было постановлено, что доменное имя promat.com принадлежит компании Promat GmbH, поскольку в соответствии с Единой политикой рассмотрения споров о доменных именах ICANN было доказано наличие следующих условий:

  • доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком, принадлежащим истцу;
  • у ответчика нет прав или законных интересов в отношении доменного имени;
  • доменное имя было зарегистрировано и используется недобросовестно.

Данное решение, очевидно, не удовлетворило ООО «МэйлАдмин» и ООО «ИНТЕРНЕТКО», что привело к появлению иска в арбитражный суд, который принял без доказывания лишь одно из оснований для передачи доменного имени компании Promat GmbH - идентичность доменного имени с товарным знаком. Иные обстоятельства, по мнению суда первой инстанции, нуждались в подтверждении (опровержении).

При принятии решения суд исходил из того, что сведения о наличии у ответчика исключительного права на словесное обозначение в силу национальной или международной регистрации либо общеизвестно в материалах дела отсутствует. Напротив, согласно свидетельству №221735 (приоритет от 17 ноября 2000 года) таким правом обладает истец ООО «МэйлАдмин» в отношении услуг 38, 39 и 40 классов МКТУ.

Таким образом, по мнению суда, приобретение ООО «МэйлАдмин» домена promat.com представляет собой еще и акт осуществления исключительного права на средство индивидуализации.

Изложенные обстоятельства, по мнению суда, позволяют признать права и законные интересы истцов в отношении доменного имени promat.com установленными.

Как отмечено в административном решении ВОИС обозначение «promat» зарегистрировано компанией Promat GmbH в ряде стран для товаров и услуг 1, 2, 17, 19  и 42 классов МКТУ, что, по мнению суда первой инстанции,  исключает конкуренцию исключительных прав истца и ответчика на товарный знак ввиду различия в объеме правовой охраны.

Суд также учел, что в деле отсутствуют сведения о том, что истцы используют доменное имя для рекламы и предложения к продаже товаров, производимых ответчиком.

Как указал суд, доменное имя promat.com является комбинацией общеупотребительных слов русского языка «про» и «мат» (нецензурная лексика), а ООО «МэйлАдмин» использовал его для реализации одноименного проекта, имеющего своей целью поддержку филологических и литературоведческих основ в области изучения русского мата как составной части русской словесности. Домен promat.com адресует к соответствующим материалам в виде статей  и лекционных видеороликов ученых-филологов. Домен же третьего уровня so.promat.ru означает сокращенное наименование технической науки и учебной дисциплины «сопротивление материалов» и используется ООО «ИНТЕРНЕТКО» для продвижения услуг в области научных и прикладных исследований в данной сфере.

Кроме того, по мнению суда, не были опровергнуты компанией Promat GmbH добросовестные регистрация и использование доменного имени истцами.

Судом первой инстанции были также проверены и признаны ошибочными доводы компании Promat GmbH относительно избрания истцами ненадлежащего способа защиты права и предъявления требований к ненадлежащему ответчику.

Решением от 7 июля 2011 года суд первой инстанции признал за ООО МэйлАдмин» и ООО «ИНТЕРНЕТКО» право пользования доменным именем promat.com.

Однако постановлением от 2 июля 2012 года Тринадцатый арбитражный апелляционный суд данное решение отменил, в удовлетворении исковых требований отказал.

Апелляционная инстанция
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд
июль, 2012

Постановление апелляционного суда было принято с учетом того, что при рассмотрении предъявленного ООО «МэйлАдмин» и ООО «ИНТЕРНЕТКО» иска следует учитывать, что требование о признании права на использование доменного имени promat.com заявлено ими как возражение против требования компании  Promat GmbH о защите исключительных прав на товарный знак «promat» и фирменное наименование и направлено на преодоление  решения, вынесенного ВОИС.

Следовательно, по мнению апелляционного суда, для разрешения предъявленных истцами требований арбитражному суду, апелляционной инстанции надлежит руководствоваться Положениями UDRP. Данные Положения и Правила применяются на основе типового соглашения о регистрации любого доменного имени в зоне .COM, на их применение истцы согласились при регистрации своего доменного имени.

При принятии решения по указанному делу суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что заявленные истцами требования о признании за ними права на использование доменного имени не подлежат удовлетворению, поскольку в материалах дела нашло свое подтверждение наличие всех указанных в UDRP элементов, что дает истцам необоснованное преимущество перед другими конкурентами и является актом недобросовестной конкуренции в отношении ответчика:

- доменное имя воспроизводит зарегистрированный товарный знак ответчика;

- факт использования ответчиком товарного знака в виде словесного обозначения «promat», сходного с доменным именем  promat.com, во многих странах мира на протяжении многих лет доказан;

- на момент регистрации доменного имени promat.com за ООО «МэйлАдмин» (7 июня 2000 года) у последнего не было прав на товарный знак с таким же обозначением, так как он был зарегистрирован позднее (свидетельство №221735 с приоритетом от 17 ноября 2000 года; но по данному товарному знаку предоставлена правовая охрана только в России). Использование доменного имени истцами в спорный период (после регистрации имени и до возникновения спора в ВОИС) документально не подтверждено.

- истцами не было предоставлено доказательств, что они стали широко известны благодаря доменному имени до рассмотрения спора в ВОИС;

- истцы длительное время (в течение нескольких лет) использовали доменное имя promat.com лишь для новостных материалов, заимствованных с других сайтов, что явилось доказательством их недобросовестности.

Отказывая истцам в удовлетворении заявленных ими требований, суд апелляционной инстанции также посчитал необоснованными доводы ответчика о неподведомственности настоящего спора арбитражным судам на территории Российской Федерации, поскольку иск заявлен по месту нахождения Главного офиса регистратора доменных имен в Интернете, что соответствует международным  Положениям и Правилам.

По какому праву?..

Представляется важным, на основании каких норм законодательства Российской Федерации и иностранного права суды первой и апелляционной инстанций рассмотрели данное дело.

Суд первой инстанции руководствовался ч.1 ст.247 АПК РФ, п.1 ст.8, ст.11, 12, ст.162, ст.1479, 1484 ГК РФ, а также международными правовыми нормами, которые содержатся в UDRP.

В отличие от решения суда первой инстанции, в мотивировочной части постановления суда апелляционной инстанции отсутствуют какие-либо ссылки на нормы законодательства Российской Федерации. Апелляционный суд исходил из того, что для разрешения предъявленных истцами требований, ему надлежит руководствоваться Положениями и Правилами UDRP.

На наш взгляд, выводы судов первой и апелляционной инстанции о том, что к спорным правоотношениям применяются нормы, содержащиеся в UDRP, что для разрешения предъявленных истцами требований суду надлежит руководствоваться положениями указанных документов ICANN сделаны судами без учета требований ст.13 АПК РФ и правовых позиций, изложенных в постановлении Президиума ВАС РФ №5560/08 от 11августа 2008 года.

В указанном постановлении Президиум изложил правовую позицию, каким образом должна применяться судами ст.10bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности при разрешении судами доменных споров в зоне .COM.

Президиум отметил, что, разрешая спор, суды апелляционной и кассационной инстанции ссылались на нормы Парижской конвенции по охране промышленной собственности, которая в ст.10bis содержит общий запрет недобросовестной конкуренции, под которой в п.2 этой статьи понимается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Вместе с тем, по мнению Президиума, данная ст.10bis должна применяться судами с учетом того, что для установления содержания честных обычаев при регистрации доменных имен в зоне .COM могут использоваться Положения и Правила UDRP.

Сами по себе указанные документы ICANN не рассматриваются Президиумом в качестве нормативных правовых актов, применяемых при рассмотрении дел (ст. 13 АПК РФ), каковым они, и по нашему мнению, не являются.

При разрешении спора в отношении доменного имени promat.com ст.10bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности судами не применялась. Ссылки на нее в судебных актах отсутствуют.

Следовательно, при разрешении данного дела, по нашему мнению, у судов первой и апелляционной инстанций отсутствовали основания, для того  чтобы применять Положения и Правила UDRP, которыми, вопреки выводам судов первой и апелляционной инстанций, не регулируются спорные правоотношения и руководствуясь которыми, в силу ст.13 АПК РФ, и исходя из правовых позиций, изложенных в постановлении Президиума ВАС РФ №5560/08 от 11.08.2008г., суды не могут разрешать доменные споры в зоне .com.

Продолжение следует…

*
Первая часть статьи, в которой рассматривается прецедентный доменный спор в отношении домена denco.com («О .COM по-русски?»), также опубликована на страницах Info.nic.ru.

Авторы: адвокаты Елена Герцева и Андрей Гринкевич
Адреса для переписки с авторами: law@nic.ru, law@grinkevich.ru