В нашей предыдущей статье «PRO-спор-в-домене.com» мы обращали внимание на неправильное, на наш взгляд, применение Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области и Тринадцатым арбитражным апелляционным судом правовых позиций Президиума, изложенных в постановлении №5560/08 от 11 августа 2008 года, при разрешении спора в отношении доменного имени promat.com (Дело №А56-70563/2010).

Правовые позиции Президиума, изложенные в данном постановлении:

• положения Единой политики рассмотрения споров о доменных именах ICANN (UDRP) могут использоваться судами для установления содержания честных обычаев при регистрации  доменных споров в зоне .COM лишь в тех случаях, когда судами одновременно применяется и ст.10bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности,
• сама по себе UDRP не  рассматривается Президиумом в качестве нормативных правовых актов, применяемых при рассмотрении  дел.

Данные позиции и ст.10bis Парижской конвенции неверно истолковываются и применяются не только нижестоящими судами, но и самим Президиумом, в частности, при принятии постановления №18012/10 от 18 мая 2011 года (дело по домену mumm.ru). В нем, сославшись на свое же постановление 2008 года, Президиум указал, что оценивая действия администратора домена на предмет наличия или отсутствия в них недобросовестной конкуренции, запрещенной статьей 10bis Парижской конвенции, суд проверяет наличие или отсутствие трех критериев в совокупности: доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица; у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени; доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.

Таким образом, если в постановлении Президиума 2008 года было указано, что положения UDRP могут использоваться лишь для установления содержания честных обычаев при регистрации доменных имен в зоне .COM, то в постановлении 2011 года уже делается вывод, что в постановлении-2008 якобы содержится следующая правовая позиция: …исходя из наличия или отсутствия трех критериев в совокупности суды должны оценивать действия администратора домена на предмет наличия или отсутствия в них недобросовестной конкуренции, запрещенной статьей 10bis Парижской конвенции.

Представляется, что в постановлении Президиума 2011 года правовая позиция, изложенная в постановлении 2008 года была применена неправильно.

Определения

В силу п.2 ст.10bis Парижской конвенции актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям  в промышленных и торговых делах.

Согласно п.3 ст.10.bis, в частности, подлежат запрету:

• все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов и промышленной или торговой деятельности конкурента;
• ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента;
• указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.

Вместе с тем в UDRP термин «честные обычаи при регистрации доменных имен» не только не определен, но и вообще какое-либо упоминание о нем отсутствует. В ней лишь определены обстоятельства, при наличии которых в совокупности административной комиссией может быть принято решение о передаче доменного имени владельцу товарного знака, и указан не исчерпывающий перечень обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестной регистрации и использовании доменного имени.

Так, в соответствии с подп. «а» п.4 UDRP вы обязаны согласиться с обязательностью решения, вынесенного в рамках административного  разбирательства, в случае если третья сторона («истец») в соответствии с Правилами докажет соответствующей организации, что:

• ваше доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком, в отношении которого у истца есть права; и
• у вас нет прав или законных  интересов в отношении доменного имени; и
• ваше доменное имя было зарегистрировано и используется недобросовестно.

При этом истец должен доказать наличие каждого из трех элементов.

В соответствии с подп. «б» п.4 UDRP регистрация и использование доменного имени являются недобросовестными том случае,  если есть обстоятельства, указывающие, что вы:

• зарегистрировали или приобрели доменное имя в первую очередь с целью продажи, сдачи в аренду или иной передачи доменного имени истцу, который является владельцем товарного знака, или конкуренту этого истца за сумму, превышающую ваши документированные расходы, прямо относящиеся к доменному имени, или
• зарегистрировали доменное имя с целью не дать владельцу товарного знака возможности отразить товарный знак в соответствующем доменном имени, при условии, что подобные действия совершались вами многократно; или
• зарегистрировали доменное имя в первую очередь с целью нанесения ущерба деловым интересам конкурента; или
• используя доменное имя, вы с целью извлечения коммерческой выгоды намеренно стремились привлечь пользователей сети Интернет на ваш сайт, создав вероятность смешения с товарным знаком истца.

Толкования

Таким образом, можно предположить, что в соответствии с правовой позицией Президиума действия администратора домена по его регистрации не будут противоречить честным обычаям, в том случае, если в соответствии с UDRP отсутствуют основания для принятия Административной группой решения о передаче домена владельцу товарного знака.

Как следует из содержания UDRP, если администратор зарегистрирует и использует доменное имя идентичное или сходное до степени смешения с товарным знаком третьего лица, то пользуясь терминологией Президиума, честные обычаи будут соблюдены им в том случае, если у него есть какие-либо законные права и интересы в отношении доменного имени и/или если доменное имя зарегистрировано и используется им добросовестно. Соответственно, если у него нет каких-либо законных прав и интересов в отношении такого доменного имени и оно было зарегирировано и используется им недобросовестно, то имеет место нарушение честных обычаев при регистрации доменного имени.

При этом очевидно, что в соответствии с UDRP не во всех без исключения случаях, в том числе не во всех случаях недобросовестной регистрации и использования доменного имени, действия администратора домена, противоречащие честным обычаям, будут являться одновременно и актом недобросовестной конкуренции по отношениию к владельцу товарного знака.

Так, по нашему мнению, вряд ли будут являться актом недобросовестной конкуренции действия администратора домена по регистрации доменного имени в первую очередь с целью перепродажи, или регистрация доменного имени с целью не дать владельцу товарного знака возможности отразить товарный знак в соответствующем доменном имени, хотя с точки зрения UDRP в этом случае регистрация и использование доменного имени являются недобросовестными и такие действия администратора домена могут служить основанием для передачи домена владельцу товарного знака.

В то же время, мы считаем, что актом недобросовестной конкуренции, могут быть признаны действия администратора, зарегистрировавшего домен в первую очередь  с целью нанесения ущерба деловым интересам  конкурента.

Постановление-2008

По нашему мнению, правовая позиция Президиума, изложенная в постановлении 2008 года, предполагает необходимость исследования судами при разрешении доменных споров не только факта того, противоречат ли действия администратора домена честным обычаям, но и имеют ли место в данном случае отношения конкуренции между правообладателем и администратором домена, являются ли они конкурентами на рынке однородных товаров и услуг.

Так, при принятии постановления по спору в отношении доменного имени denso.com суд апелляционной инстанции пришел к выводу об отсутствии в деле доказательств недобросовестной конкуренции со стороны истца, указал на необоснованность выводов суда первой инстанции о международной известности товарного знака, а также на то, что компания «ДенСо» не является конкурентом компании, не размещает на своем сайте информацию о товарах и услугах,  в отношении которых зарегистрирован товарный знак компании, а использует в качестве доменного имени свое фирменное наименование, свой товарный знак и не предлагает спорное доменное имя к продаже.

Суд кассационной инстанции согласился с этими доводами, признав, что сам факт включения в состав фирменного наименования общества «ДенСо» спорного обозначения «denso», совершение вслед за этим действий по приобретению прав на доменное имя и товарный знак с таким обозначением и передача прав на спорное доменное имя в залог не достаточны для признания действия общества актом недобросовестной конкуренции и передачи спорного доменного имени компании. А также посчитал, что те обстоятельства, на которые сослался суд первой инстанции при принятии решения, недостаточны для признания действий общества актом недобросовестной конкуренции.

При разрешении спора в отношении доменного имени promat.com суд первой инстанции сослался на административное решение Центра посредничества и арбитража ВОИС 22 октября 2010 года, в котором отмечено, что обозначение promat зарегистрировано компанией Promat GmbH в ряде стран для товаров и услуг 1, 2,17,19 и 42 классов МКТУ. Данное обстоятельство, по мнению суда, исключает конкуренцию исключительных прав ООО «МэйлАдмин»  и компании Promat GmbH на товарный знак ввиду различия в объеме правовой охраны.

Суд также учел, что в деле отсутствуют сведения о том, что ООО «МэйлАдмин» и ООО «ИНТЕРНЕТКО» используют доменное имя для рекламы и предложения к продаже товаров, производимых компанией Promat GmbH.

По мнению суда первой инстанции, при отсутствии между истцами и ответчиком отношений конкуренции противоправные цели регистрации и использования доменного имени нуждаются в детальном доказательственном обосновании, которое компанией Promat GmbH не предлагается.

Постановление-2011

По нашему мнению, при принятии постановления 2011 года, правовая позиция Президиума, изложенная в постановлении 2008 года, была интерпретирована неверно, что повлекло неправильное применение ст.10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Исходя из постановления Президиума  2011 года, для того чтобы установить, имеет ли место или отсутствует в действиях администратора домена акт недобросовестной конкуренции, запрещенный статьей 10bis Парижской конвенции, якобы достаточно установить наличие или отсутствие трех критериев в совокупности: доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица; у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени; доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно. При этом исследование каких-либо иных обстоятельств не требуется. Если суд установит наличие указанных трех критериев в совокупности, то этого достаточно для того, чтобы действия администратора по регистрации доменного имени могли быть признаны актом недобросовестной конкуренции.

Таким образом, в постановлении Президиума 2011 года фактически все случаи нарушения администратором честных обычаев при регистрации доменных имен признаются одновременно актом недобросовестной конкуренции со стороны администратора домена по отношению к владельцу товарного знака.

Представляется, что при принятии постановления 2011 года, Президиум необоснованно отождествил данные понятия и посчитал, что в том случае, если при регистрации и использовании доменных имен в зоне .COM имеет место совершение действий, противоречащих честным обычаям, то это уже и есть акт конкуренции без учета характера спорных правоотношений, их субъектного состава, а также касается ли он торговых и промышленных дел и проч.

То обстоятельство, что именно таким образом Президиум применил ст.10 bis Парижской конвенции и правовые позиции Президиума 2008 года, подтверждается результатами разрешения Президиумом спора в отношении доменного имени mumm.ru.

По данному делу в постановлении 2011 года Президиум,  установив наличие в действиях администратора домена трех критериев в совокупности, квалифицировал его действия в качестве акта недобросовестной конкуренции и разрешил данный спор руководствуясь ст.10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

При этом администратором домена являлось физическое лицо, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, а само спорное доменное имя не использовалось его администратором в каких-либо промышленных и торговых делах.

Аналогичным образом Тринадцатый арбитражный апелляционный суд обосновал принятое им постановление по спору в отношении доменного имени promat.com.

При принятии указанного постановления апелляционный суд пришел к выводу, что заявленные истцами требования о признании за ними права на использование доменного имени не подлежат удовлетворению, поскольку в материалах дела нашло свое подтверждение наличие всех трех приведенных выше элементов, что дает истцам необоснованное преимущество перед другими конкурентами и является актом недобросовестной конкуренции в отношении компании Промат Гмбх (Promat GmbH).

Ошибочное применение

О том, что именно таким образом ст.10bis Парижской конвенции и правовые позиции Президиума 2008 года в неверной интерпретации постановления 2011 года применяются судами при разрешении доменных споров, подтверждается судебной практикой, в частности решениями Арбитражных судов г. Москвы и Московской области:

• от 31 августа 2012 года  по Делу №А40-54960/12-51-456 (завод.рф);
• от 26 сентября 2012 года по Делу №А40-111439/12-15-291 (acquadigio.ru);
• от 3 декабря 2012 года по Делу №А40-7239/12-27-66 (google.ru и gugl.ru);
• от 11 сентября 2012 года по Делу №А41-17765/12 (ombrello.me);
• от 17 октября 2012 года по Делу №А41-33097/12 (pekaniska.ru).

По нашему мнению, такую практику применения как самим Президиумом, так и нижестоящими судами ст.10bis Парижской конвенции и правовых позиций Президиума 2008 года следует признать ошибочной.

Представляется, что наличие или отсутствие вышеперечисленных трех критериев в совокупности, нарушение администратором честных обычаев при регистрации доменных имен, само по себе не может свидетельствовать о наличии или отсутствии в действиях по регистрации домена акта недобросовестной конкуренции, запрещенной ст.10bis Парижской конвенции, и служить основанием  для ее применения судами.

По нашему мнению, ст.10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности может быть применена лишь в том случае, если в действиях администратора домена имеет место именно акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах, а само по себе нарушение честных обычаев при регистрации доменных имен, на наш взгляд, не может служить достаточным основанием для признания действий администратора домена по его регистрации и использованию актом недобросовестной конкуренции.

В результате такого, как нам кажется, ошибочного применения постановления Президиума 2008 года разрешение доменных споров судом фактически ничем не отличается от того, как они разрешаются Административной группой Центра посредничества и арбитража ВОИС, что, по нашему мнению, свидетельствует о неправильном применении судами норм законодательства. В этом случае вопреки требованиям ст.13 АПК РФ доменные споры в РФ фактически разрешаются не на основании нормативных правовых актов в ней перечисленных, а на основании UDRP, что в силу закона недопустимо.

На наш взгляд, Президиуму необходимо дать разъяснения относительно того, как правильно должны применяться судами при разрешении доменных споров ст.10bis Парижской конвенции и правовые позиции Президиума, изложенные в постановлении 2008 года, а также принять меры по недопущению нарушения единообразия в толковании и применении судами норм права при разрешении данной категории дел.

Авторы: адвокаты Елена Герцева и Андрей Гринкевич
Адрес для переписки с авторами - law@nic.ru, law@grinkevich.ru