В нашей предыдущей статье «Правообладатель не прав» мы уже обращали внимание на результаты разрешения Арбитражным судом Московской области и Десятым арбитражным апелляционным судом спора в отношении доменного имени henco.ru, а также на правовые позиции Федерального арбитражного суда Московского округа по данному делу (Дело №А41-10659/10).

Напомним, что постановлением от 22 октября 2012 года ФАС МО оставил без изменения судебные акты по данному делу, которыми было отказано Компании «Хенко Индастриз» (Бельгия) в удовлетворении иска о запрете «Нетлинк Лтд» (NETLINK LTD) использовать товарный знак «Henco» в доменном имени henco.ru.

Суды отказали правообладателю в иске в связи с тем, что он не доказал использование доменного имени на территории Российской Федерации в отношении товаров и услуг истца, а также отсутствие у администратора домена законных прав и интересов в отношении доменного имени и то, что оно используется им недобросовестно.

В этой связи не только правообладателям, но и всем администраторам доменов в российском Интернете необходимо иметь в виду, что за истекший период это не единственный случай, когда Федеральные арбитражные суды округов оставляли в силе судебные акты, которыми было отказано в иске к администраторам доменов.

Три спорных домена

Так, постановлением от 28 февраля 2012 года Федеральный арбитражный суд Поволжского округа оставил без изменения постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 9 ноября 2011 года, а кассационную жалобу истца без удовлетворения.

По данному делу Аполлонов Г.А. (истец) обратился в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к Кузнецову Е.В. (ответчик) о признании права пользования на доменные имена metrarus.ru, priborkip.ru, chromatograf.ru за истцом, а также прекратить права пользования ответчиком доменными именами.

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 17 марта 2011 года иск был полностью удовлетворен. Однако постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 9 ноября 2011 года решение суда первой инстанции было отменено, в удовлетворении иска отказано. Суд кассационной инстанции, рассмотрев кассационную жалобу истца, пришел к выводу об отсутствии оснований для ее удовлетворения.

Как указал суд кассационной инстанции, в основание иска истец положил обстоятельства, связанные с заключением им с предпринимателями Лазаревым Н.А. и Рувинским О.А. договоров на создание сайтов с последующим размещением их в Интернете под спорными доменными именами, исполнением данных договоров, в том числе оплатой исполнителями услуг хостинга.

Суд первой инстанции пришел к выводу, что истец в силу договоров приобрел имущественные права на созданные сайты, в том числе и на доменные имена, которые первоначально регистрируются при создании сайтов и фактически выполняют функцию товарного знака. Права на доменное имя подлежат защите, как имущественные права, в соответствии с выводами, изложенными в решении Европейского Суда по правам человека от 18 сентября 2007 года по делу Паеффген.                   

При этом суд указал на недоказанность ответчиком возникновения прав на зарегистрированные им под доменными именами сайты, и отсутствие доказательств оплаты ответчиком услуг хостинга.

Суд также установил, что на сайтах размещается реклама компании, учредителями которой являются истец и ответчик, а на одном из заблокированных сайтов подлежала размещению реклама организации, учредителем которого является истец.

Cуд апелляционной инстанции, подтвердив обоснованность выводов суда первой инстанции о необходимости защиты прав на доменное имя, как средства индивидуализации, имеющего коммерческое значение, и фактически выполняющего функцию товарного знака, пришел к выводу, что право на доменное имя возникает не в силу возникновения права на сайт, как объекта интеллектуальной собственности, а в силу регистрации доменного имени аккредитованным регистратором по заявке пользователя.

Основанием возникновения прав пользователя на доменное имя, в соответствии со сложившимися обычаями делового оборота (статья 5 Гражданского кодекса РФ), является регистрация аккредитованным регистратором прав физического или юридического лица на доменное имя на основании заявки от такого лица (пользователя). Право пользования доменным именем, как отметил суд кассационной инстанции в своем постановлении, возникает из факта регистрации доменного имени за пользователем, а не из подачи заявки на регистрацию.

Суд апелляционной инстанции подтвердил обоснованность вывода суда первой инстанции о регистрации аккредитованным регистратором доменных имен за ответчиком в отсутствие доказательств их регистрации их за истцом и отсутствии доказательств подачи истцом заявки на регистрацию доменных имен.

При принятии постановления суд кассационной инстанции указал, что если заявка и была подана доверенными лицами истца, регистрация доменных имен за истцом не была произведена, и право пользования доменными именами у истца не возникло. При этом из представленных документов, подтверждающих оплату исполнителями услуг Интернета и услуг хостинга, по мнению суда кассационной инстанции, не следует, что оплата производилась за регистрацию доменных имен именно за истцом.

Напротив, факт регистрации аккредитованным регистратором доменных имен за ответчиком, как отметил суд кассационной инстанции, установлен судами первой и апелляционной инстанций, в отсутствие факта регистрации таких же доменных имен за истцом.

По мнению суда кассационной инстанции, если аккредитованный регистратор в нарушение условий публичной оферты не осуществил регистрацию доменных имен за истцом (что не доказано истцом в рамках настоящего дела), истец вправе требовать возмещения регистратором убытков, причиненных неисполнением договора, но не признания права пользования доменным именем, зарегистрированным за иным лицом.

Постановление суда кассационной инстанции было принято также с учетом того, что, заявляя об отсутствии письменных доказательств направления ответчиком заявки на регистрацию доменного имени, истец не представил доказательств направления им такой заявки. Между тем факт направления ответчиком соответствующей заявки, которая могла быть направлена и в виртуальной форме, как отметил суд кассационной инстанции, подтверждается самим фактом регистрации за ним доменных имен.

Не прислушались к истцу

В связи с тем, что суды не исследовали доводы администратора домена owimex.com и не дали им правовой оценки, Федеральный арбитражный суд Уральского округа постановлением от 25 декабря 2012 года отменил решение Арбитражного суда Свердловской области от 15 июня 2012 года по делу №А60-52709/2011 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 31 августа 2012 года по тому же делу и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

По данному делу Индивидуальный предприниматель Магадеева Г.Р. (истец) обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с иском к ООО «Микс», Лялькиной Е.С. (ответчик).

Решением суда первой инстанции от 15 июня 2012 года с ООО «Микс» в пользу истца была взыскана компенсация в сумме 50 000 руб. Действия Лялькиной Е.С. по администрированию доменного имени признаны нарушением права истца на товарный знак «ОВИМЕКС», Лялькиной Е.С. запрещено использовать в доменном имени обозначения, тождественные и сходные с товарным знаком истца. С ответчика в пользу истца взыскана компенсация в сумме 10 000 руб.

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 31 августа 2012 года решение  суда первой инстанции оставлено без изменения.

Суд кассационной инстанции судебные акты по делу отменил и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При принятии постановления суд кассационной инстанции исходил из того,  что судам необходимо было дать оценку доводу ответчика о том, что сходное до степени смешения доменное имя было зарегистрировано ею ранее регистрации прав истца на товарный знак и ранее возникновения приоритета на него.

Суд кассационной инстанции отметил, что при принятии судебных актов по данному делу не получили правовой оценки доводы ответчика о том, что первоначальный правообладатель товарного знака в качестве юридического лица создан позднее регистрации доменного имени, в связи с чем действия ответчика по регистрации доменного имени чьи-либо права не нарушали и являлись добросовестными.

Как указал суд кассационной инстанции, признавая действия ответчика по администрированию доменного имени нарушением исключительного права истца на товарный знак и возлагая на ответчика ответственность в виде компенсации, суды не исследовали доводы ответчика, о том, что доменное имя было зарегистрировано и использовалось в целях осуществления предпринимательской деятельности юридического лица, при этом ответчик, не будучи зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя и являясь руководителем общества «ОВИМЕКС» (общества «Микс»), не осуществляла какой-либо собственной экономической деятельности, в том числе подпадающей под перечень товаров, работ, услуг по свидетельству на товарный знак.

Выводы о том, что ответчики использовали обозначение схожее с товарным знаком истца, нарушив исключительное права истца, сделаны судами без оценки объема правовой охраны товарного знака.

Кроме того, как указал суд кассационной инстанции, выводы судов о наличии оснований для защиты прав истца на товарный знак сделаны без правовой оценки доводов ответчиков о наличии в действиях истца  злоупотребления правом.

О результатах рассмотрения судами данного дела можно будет узнать из наших будущих публикаций.

* * *
Продолжение статьи уже будет опубликовано в ближайшее время.

Авторы: адвокаты Елена Герцева и Андрей Гринкевич
Адреса для переписки с авторами: law@nic.ru, law@grinkevich.ru