В феврале на Info.nic.ru была опубликована статья «Высший арбитражный суд судит администраторов доменов не по закону?», в которой мы высказали мнение, что правовые позиции Президиума, изложенные в постановлении №5560/08 от 11 августа 2008 года и ст.10bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности неверно истолковываются и применяются не только нижестоящими судами, но и самим Президиумом. Как, например, это случилось, в споре по домену mumm.ru (18 мая 2011 года).

Правовые позиции Президиума, изложенные в вышеуказанном постановлении:

• положения Единой политики рассмотрения споров о доменных именах ICANN (UDRP) могут использоваться судами для установления содержания честных обычаев при регистрации доменных споров в зоне .COM лишь в тех случаях, когда судами одновременно применяется и ст.10bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности,
• сама по себе UDRP не рассматривается Президиумом в качестве нормативных правовых актов, применяемых при рассмотрении  дел.

При принятии решения по спору в отношении домена mumm.ru Президиум указал, что оценивая действия администратора домена на предмет наличия или отсутствия в них недобросовестной конкуренции, запрещенной статьей 10bis Парижской конвенции, суд проверяет наличие или отсутствие трех критериев, определенных в подп."а" п. 4 UDRP:

• доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица;
• у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени;
• доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.

Однако этот вывод (исходя исключительно из наличия или отсутствия трех критериев в совокупности суды должны оценивать действия администратора домена на предмет наличия или отсутствия в его действиях акта недобросовестной конкуренции, запрещенной статьей 10bis Парижской конвенции), по нашему мнению, ошибочный - должны приниматься во внимание и иные обстоятельства:

• имеют ли место отношения конкуренции между правообладателем  и администратором домена,
• являются ли они конкурентами на рынке однородных товаров и услуг,
• возникли ли данные правоотношения  в сфере промышленных и торговых дел или, например, связаны с регистрацией доменного имени для удовлетворения личных потребностей,
• какой субъектный состав данных правоотношений и проч.

Представляется, что в этом случае вопреки требованиям ст.13 АПК РФ доменные споры в России фактически разрешаются не на основании нормативных правовых актов в ней перечисленных, а на основании UDRP, что в силу закона недопустимо.

Пересмотр спора о домене тёплыйдом.рф

Представляются спорными и правовые позиции, исходя из которых Коллегия судей ВАС РФ предлагает Президиуму (определением от 13 марта 2013 года) пересмотреть в порядке надзора постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 5 июля 2012 года и ФАС МО от 15 октября 2012 года по спору в отношении доменного имени тёплыйдом.рф.

Коллегия судей посчитала, что при разрешении данного дела суды пришли к правомерному выводу о том, что действия Красикова В.В. (ответчика) по администрированию и использованию спорного домена нарушают исключительные права общества «Сантехоптторг» (истец) на товарный знак. Вместе с тем, по мнению Коллегии судей, ссылка судов на заявительный порядок регистрации доменного имени, как на основание отказа в удовлетворении исковых требований об аннулировании домена, необоснованна.

По мнению Коллегии судей, из положений ст.ст.12 и 1252 ГК РФ следует, что наряду с признанием действий ответчика по использования в качестве доменного имени товарного знака истца недобросовестными и взысканием соответствующей компенсации могут применяться и другие способы защиты прав на товарный знак, например аннулирование регистрации домена и прекращение права администрирования домена. Эти способы предусмотрены в «Правилах регистрации доменных имен в домене .РФ» и в Положении «О процедурах, подлежащих применению при возникновении споров о доменных именах», утвержденных Координационным центром национального домена сети Интернет:

• Аннулирование регистрации домена, т.е. исключение всей информации о доменном имени из реестра, осуществляется в соответствии со вступившим в законную силу судебным актом. Осуществляется регистратором самостоятельно после истечения срока преимущественного права регистрации доменного имени лицом, в пользу которого принят судебный акт. 
• Прекращение права администрирования домена: … регистратор самостоятельно прекращает право администрирования доменного имени в течение 45 календарных дней после вступления в законную силу судебного акта, запрещающего администратору использование в доменном имени обозначения,  правами на которое обладает истец, и (или) запрещающего администратору использование соответствующего доменного имени, и (или) признающего администрирование домена нарушением прав истца. Лицо, в пользу которого вынесен судебный акт, пользуется преимущественным правом регистрации доменного имени. Для реализации своего права такое лицо обязано заключить договор с регистратором, осуществляющим поддержку этого доменного имени, и подтвердить свое согласие на получение прав администрирования доменного имени  в порядке, установленном процедурами регистратора.

На основании вышеуказанных положений Коллегия судей пришла к выводу, что требования об аннулировании регистрации доменного имени или прекращении права администрирования домена ответчиком являются специальными способами защиты нарушенного права на товарный знак, направленными на защиту такого права.

По мнению Коллегии судей, такие требования могут быть удовлетворены судом в случае признания действий ответчика по использованию спорного домена нарушающими исключительные права истца на товарный знак.

Обосновывая необходимость пересмотра судебных актов по делу в порядке надзора, Коллегия судей отметила, что истцом были заявлены требования об отмене регистрации доменного имени тёплыйдом.рф за ответчиком и предоставлении истцу преимущественного права регистрации названного домена. По мнению Коллегии судей, фактически указанные требования не направлены на аннулирование регистрации домена, а суду следовало рассмотреть данное требование и с учетом квалификации действий ответчика по использованию спорного домена как нарушающих исключительные права истца на товарный знак, изложить соответствующий вывод суда в резолютивной части судебного акта.

Коллегия судей предлагает

Таким образом, при рассмотрении спора в отношении доменного имени тёплыйдом.рф Коллегия судей предлагает Президиуму изложить свою позицию по следующим вопросам:

1. Являются ли следующие выводы Коллегии судей верными:

• ссылка судов на заявительный порядок регистрации доменного имени, как на основание отказа в удовлетворении требований истца об отмене регистрации доменного имени и признании за ним преимущественного права регистрации указанного доменного имени, необоснованна;
• суду следовало рассмотреть требование истца об отмене регистрации доменного имени тёплыйдом.рф за ответчиком и предоставлении истцу преимущественного права регистрации названного домена и с учетом квалификации действий ответчика как недобросовестные, изложить соответствующий вывод в резолютивной части судебного акта
• Собственно, вывод Коллегии может быть основанием для пересмотра в порядке надзора постановлений Девятого арбитражного апелляционного суда от 5 июля 2012 года и ФАС МО от 15 октября 2012 года.

2. Обоснованна ли ссылка судов на заявительный порядок регистрации доменного имени как на основание отказа в удовлетворении исковых требований истца об отмене регистрации доменного имени и признании за ним преимущественного права регистрации указанного доменного имени.

3. Являются ли аннулирование регистрации домена и прекращение права администрирования доменного имени способами/специальными способами защиты прав на товарный знак, направленными на пресечение действий, нарушающих право, или создающих угрозу его нарушения.

4. Могут ли «другие способы защиты прав на товарный знак», возможность применения которых вытекает из положений в ст.ст.12 и 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, быть предусмотрены/определены не в законе, а в Правилах регистрации доменных имен в домене .РФ, и в Положении «О процедурах, подлежащих применению при возникновении споров о доменных именах (Приложение к Правилам регистрации доменных имен), утвержденных Координационным центром национального домена сети Интернет.

5. Могут ли быть удовлетворены судом требования правообладателя об аннулировании регистрации доменного имени или прекращении права администрирования домена ответчиком в случае признания действий ответчика (администратора домена) недобросовестными.

6. Должно ли быть прямо указано в резолютивной части судебного акта на необходимость совершения регистратором действий по аннулированию регистрации, если да – то при рассмотрении всех доменных споров или только некоторых из них.

* * *
Мы следим за развитием событий…

Авторы: адвокаты Елена Герцева и Андрей Гринкевич
Адрес для переписки с авторами: law@nic.ru, law@grinkevich.ru