За более чем 12 лет разрешения арбитражными судами Российской Федерации доменных споров (первый из них в отношении доменного имени kodak.ru Президиум ВАС РФ рассмотрел в 2001 году) Высший Арбитражный Суд РФ и Федеральные арбитражные суды округов так и не определили четкие критерии, при наличии которых в совокупности по такого рода делам имеет место нарушение исключительных прав на товарный знак и на фирменное наименование, предусмотренное статьями 1474, 1484 ГК РФ.  

Не определил эти критерии до настоящего времени и Суд по интеллектуальным правам, который с 3 июля 2013 года начал рассматривать доменные споры в качестве суда кассационной инстанции.
   
В результате чего, применяя статьи 1474, 1484 ГК РФ и другие нормы закона, как мы считаем, суды делают выводы о нарушении исключительных прав на товарные знаки и на фирменные наименования, ссылаясь на обстоятельства, которые, по нашему мнению, не имеют значения для применения статей 1474, 1484 ГК РФ, или ссылок на которые явно недостаточно для того, чтобы их применять.
Представляется, что это является одной из главных причин того, что до настоящего времени отсутствует единообразие в применении суда указанных норм права при разрешении ими доменных споров.

В нашей статье «Один за всех», опубликованной 31 июля 2013 года на info.nic.ru, шла речь о том, что в системе арбитражных судов РФ создан новый суд – Суд по интеллектуальным правам. Он начал принимать исковые заявления и кассационные жалобы с 3 июля 2013 года. С его созданием кассационные жалобы на судебные акты по доменным спорам рассматривает Суд по интеллектуальным правам, а не Федеральные арбитражные суды округов, как это было раньше. По первой инстанции такого рода дела рассматривают Арбитражные суды субъектов Российской Федерации, решения которых могут быть обжалованы в апелляционные арбитражные суды.

В период с начала июля 2013 года по настоящее время Суд по интеллектуальным правам рассмотрел уже четыре доменных спора в качестве суда кассационной инстанции.

Суд по интеллектуальным проверил законность решений Арбитражного суда г. Москвы и постановлений 9ААС, которыми были разрешены споры в отношении доменных имен acv.ru, nike.ru, burgerking.ru и burgerking.su, kommerstate.com, komerstate.com, commerstate.com, comerstate.com, коммерстейт.рф, коммерстэйт.рф, комерстейт.рф, комерстэйт.рф. По всем вышеперечисленным доменным спорам Суд по интеллектуальным правам оставил судебные акты без изменения, а кассационные жалобы администраторов доменов без удовлетворения.

По нашему мнению, первые результаты рассмотрения доменных споров Судом по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной инстанции свидетельствуют о том, что никаких заметных изменений в практике разрешения судами данной категории дел пока не произошло.

Представляется, это обусловлено тем, что за более чем 12 лет рассмотрения судами доменных споров Президиумом ВАС РФ в Информационном письме или в Обзоре практики так и не были четко определены правовые позиции, исходя из которых суды должны разрешать такого рода дела. Не была обобщена судебная практика разрешения доменных споров и Федеральными арбитражными судами округов.

Как уже отмечалось в наших предыдущих публикациях, размещенных на сайте Компании RU-CENTER, за период с 2001 по 2013 годы Президиум ВАС РФ рассмотрел только 5 доменных споров в отношении доменных имен: кodak.ru (16 января 2001 года), denco.com (11 ноября 2008 года), ladm.ru и lad-m.ru (8 декабря 2009 года), mumm.ru (18 мая 2010 года)  и тёплыйдом.рф (4 июня 2013 года).

На наш взгляд, постановлений Президиума по указанным делам явно недостаточно для того, чтобы обеспечить единообразие в применении судами норм права при разрешении доменных споров, количество которых с каждым годом неуклонно растет.

В отсутствие четких разъяснений со стороны Президиума ВАС РФ относительно того, как следует судам разрешать доменные споры, в каких случаях, на примере результатов рассмотрения конкретных дел, имеет место нарушение прав правообладателей, а в каких – администраторы доменов должны пользоваться судебной защитой от неправомерных притязаний со стороны правообладателей. Коллегия судей ВАС РФ и Федеральные арбитражные суды округов, которые до недавнего времени являлись судами кассационной инстанции по доменным спорам, как нам кажется, оставляли без должного внимания то, каким образом арбитражными судами субъектов Российской Федерации и апелляционными арбитражными судами истолковываются и применяются нормы закона, при разрешении ими доменных споров, ссылкой на какие обстоятельства они обосновывают применение или отказ в применении тех или иных норм права и проч.

Представляется, что и в постановлениях Суда по интеллектуальным правам по всем доменным спорам, рассмотренным им на данный момент в качестве суда кассационной инстанции, также отсутствуют указания на то, каким образом должны применяться нижестоящими судами при рассмотрении ими доменных споров статьи 1474, 1484 ГК РФ и другие нормы закона, на основании которых суды разрешают такого рода дела, а также то, насколько правильно они были применены  нижестоящими судами при разрешении конкретных дел.

В своих постановлениях Суд по интеллектуальным правам ссылается на нормы закона и цитирует их, но в них, по нашему мнению, отсутствует указание на то, как они должны истолковываться и применяться судами при разрешении ими доменных споров, при наличии каких критериев в совокупности они могут быть применены, какие обстоятельства в обязательном порядке должны быть установлены судами при разрешении такого рода дел и проч.

При этом в принятых им постановлениях Суд по интеллектуальным правам ссылается, в том числе и на такие обстоятельства, на наш взгляд, не имеющие значения для применения тех норм закона, которыми суды руководствовались при разрешении данных дел.

Доменное имя acv.ru

Так, постановлением от 2 октября 2013 года по делу №А40-125058/2012 Суд по интеллектуальным правам решение Арбитражного суда г. Москвы от 11 февраля 2013 года и постановление 9ААС от 22 мая 2013 года оставил без изменения, кассационную жалобу Леонтьева Ю.Л. и ООО «Эй Си Ви» без удовлетворения.

По данному делу ОАО «Эй Си Ви Интернешнл» просило суд обязать Леонтьева Ю.Л. прекратить использование домена второго уровня acv.ru путем аннулирования его регистрации, а также о запрете использования товарного знака «ACV» и сходных с ним обозначений в сети Интернет, равно как и любым другим образом, противоречащим законодательству РФ.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 11 февраля 2013 года исковые требования были удовлетворены в части обязания Леонтьева Ю.Л. прекратить незаконное использование Интернет домена второго уровня acv.ru и запрещения незаконного использования товарного знака «ACV» (Свидетельство о регистрации ВОИС №376443) в сети Интернет. В остальной части заявленных требований было отказано.

Постановлением 9ААС от 22 мая 2013 года решение Арбитражного суда г. Москвы оставлено без изменения.

При принятии постановления по данному делу Суд по интеллектуальным правам сослался на нормы закона, которыми руководствовался суд первой инстанции,  частично удовлетворяя исковые требования: п.1 ст.1229, ст.1479, п.1 ст.1484, ч.2 ст.1484, подп.2 п.1 ст.1252 ГК РФ.

В постановлении также указано, что суд, разрешая спор, также учитывал положения Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года, статья 10-bis которой содержит общий запрет недобросовестной конкуренции.

По мнению суда кассационной инстанции, изложенному в мотивировочной части постановления, при принятии судебных актов по делу суды пришли к правомерному выводу о том, что доменное имя acv.ru сходно до степени смешения по всем критериям сходства с товарным знаком ACV и что действия Леонтьева Ю.Л. по администрированию и использованию спорного домена при наличии законного интереса в его обладании у истца нарушают исключительные права истца на товарный знак, являются актом недобросовестной конкуренции.

Представляется, то обстоятельство, что доменное имя сходно до степени смешения с товарным знаком, является лишь одним из критериев, с учетом которого может быть сделан вывод о наличии или отсутствии в действиях администратора домена нарушения прав на товарный знак или акта недобросовестной конкуренции.

Однако установление одного указанного факта с точки зрения закона, как мы считаем, недостаточно для вывода о том, что имеет место нарушение исключительных прав на товарный знак или акта недобросовестной конкуренции.

Соответственно, при принятии данного постановления, по нашему мнению, Суду по интеллектуальным правам необходимо было определить и иные критерии, при наличии которых в совокупности имеет место:

• нарушение исключительных прав на товарный знак, предусмотренное ст.1484 ГК РФ, и может приняться судами указанная норма закона;
• акт недобросовестной конкуренции, общий запрет которой содержится в статье 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года, и может приняться судами указанная норма;
• прежде чем делать вывод о том, что действия Леонтьева Ю.Л. по администрированию и использованию спорного домена при наличии законного интереса в его обладании у истца нарушают исключительные права истца на товарный знак, являются актом недобросовестной конкуренции. 

Поскольку наличие данных критериев в совокупности не было установлено Судом по интеллектуальным правам при разрешении данного дела, соответственно, его выводы о правильном применении судами норм права, в частности, статьи 1484 ГК РФ, статьи 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года,  вряд ли можно признать обоснованным.

Доменное имя nike.ru

Постановлением от 2 октября 2013 года по делу №А40-111177/2012 Суд по интеллектуальным правам решение Арбитражного суда г. Москвы от 18 января 2013 года и постановление 9ААС от 29 мая 2013 года по тому же делу оставил без изменения, кассационную жалобу Другалева С.К. без удовлетворения.

По данному делу Компания «NIKE International Ltd» обратилась в суд с иском к Другалеву С.К. о признании действий ответчика по администрированию доменного имени nike.ru нарушением прав на товарные знаки и фирменное наименование истца и запрете использовать обозначение «nike» в доменном имени nike.ru в сети  Интернет.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 18 января 2013 года заявленные требования были удовлетворены частично: Другалеву  С.К. запрещено использовать обозначение «nike» в доменном имени nike.ru в сети Интернет. В остальной части требований отказано.
Постановлением 9ААС от 29 мая 2013 года решение Арбитражного суда г. Москвы от 18 января 2013 года оставлено без изменения, а апелляционная жалоба без удовлетворения.

При принятии постановления по данному делу Суд по интеллектуальным правам сослался на статьи 1229, 1484, подп.2 п.1 ст.1252 ГК РФ, статью 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года, постановление Президиума ВАС РФ от 11 ноября 2008 года по делу №5560/08.

В указанном постановлении отсутствуют ссылки на статью 1474 ГК РФ «Исключительное право на фирменное наименование».
Представляется, что при принятии данного постановления Суд по интеллектуальным правам не определил критерии, при наличии которых в совокупности имеет место: 1) нарушение исключительных прав на товарный знак, предусмотренное статьей 1484 ГК РФ, и может быть применена судами указанная норма закона; 2) нарушение исключительных прав на фирменное наименование, предусмотренное статьей 1474 ГК РФ, и может быть применена судами указанная норма закона; 3) акт недобросовестной конкуренции, общий запрет которой содержится в статье 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года, и может быть применена судами указанная норма.

При этом, как мы считаем, исходя из содержания вышеперечисленным норм, ссылкой на одни и те же обстоятельства не могут одновременно подтверждаться и факт нарушения исключительных прав на товарный знак, и факт нарушения исключительных прав на фирменное наименование, и наличие акта недобросовестной конкуренции.

Соответственно, как нам кажется, в судебных актах должны быть указаны обстоятельства, которыми мог бы подтверждаться факт совершения ответчиком каждого из вышеперечисленных нарушений, обоснованность применения судами каждой из вышеперечисленной нормы права и соответственно, выводы о том, правильно ли были применены судами каждая из вышеуказанных норм, а не все в совокупности.

По мнению суда кассационной инстанции, сам факт размещения в доменном имени обозначения, сходного до степени смешения с принадлежащим истцу товарным знаком, уже свидетельствует о нарушении исключительных прав истца, противоречит требованиям статьи 10-bis Парижской конвенции, согласно которой актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

На наш взгляд, такое толкование и применение Судом по интеллектуальным правам статьи 10-bis Парижской конвенции не основано ни на законе, ни на правовых позициях Президиума ВАС РФ.

Суд кассационной инстанции отклонил довод заявителя жалобы о том, что использование физическим лицом доменного имени, совпадающим с зарегистрированным товарным знаком юридического лица, в образовательных или любых иных, не связанных с коммерческой деятельностью целях, не может нарушать исключительные права юридического лица на использование товарного знака, поскольку указанный довод якобы противоречит действующему законодательству.

Представляется, что такое применение действующего законодательства  Судом по интеллектуальным правам представляется достаточно спорным.

На наш взгляд, придя к такому выводу при рассмотрении данного дела, Суд по интеллектуальным правам должен был указать нормы действующего законодательства или правовые позиции Президиума ВАС РФ, в соответствии с которыми использование физическим лицом доменного имени, совпадающего с зарегистрированным товарным знаком юридического лица, в образовательных или любых иных, не связанных с коммерческой деятельностью целях, признается нарушением исключительных прав юридического лица на использование товарного знака.

По мнению суда кассационной инстанции, действия ответчика по регистрации на свое имя домена nike.ru создают угрозу нарушения исключительного права истца на вышеуказанные средства индивидуализации, поскольку обладание правами администратора доменного имени влечет за собой право у ответчика использовать доменное имя для адресации в сети Интернет к информации к любым товарам и услугам, в том числе, однородным товарам и услугам, для индивидуализации которых зарегистрированы товарные знаки, и одновременно влечет невозможность регистрации тождественного доменного имени на имя истца.

По нашему мнению, вывод суда кассационной инстанции о том, что сами по себе действия ответчика по регистрации на свое имя доменного имени nike.ru создают угрозу нарушения исключительного права истца на вышеуказанные средства индивидуализации является недостаточно обоснованным.

На наш взгляд, указанные выводы суда кассационной инстанции сделаны без учета того, что в силу подп.2 п.1 ст.1252 ГК РФ требования о пресечении действий, нарушающих  право или создающих угрозу его нарушения,  могут быть предъявлены к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Вместе с тем, при разрешении данного дела юридически значимые обстоятельства, необходимые для применения судами подп.2 п.1 ст.1252 ГК РФ, как мы считаем, судами не были установлены.

Суд кассационной инстанции пришел к выводу, что действия ответчика по использованию в доменном имени nike.ru обозначения «nike», тождественного товарному знаку истца, создают препятствия компании для размещения информации о ней и ее товарах с использованием данного товарного знака в названном домене российской зоны сети Интернет и нарушают исключительное право истца, предусмотренное подп.5 п.2 ст.1484 ГК РФ на использование товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени.

Данный вывод суда кассационной инстанции также представляется недостаточно обоснованным,  а такое применение подп.5 п.2 ст.1484 ГК РФ при разрешении доменных споров, на наш взгляд – весьма спорным.

Доменное имя burgerking.ru и burgerking.su

Постановлением от 7 октября 2013 года по делу №А40-154813/2012 Суд по интеллектуальным правам решение Арбитражного суда г. Москвы от 21 февраля 2013 года и постановление 9ААС от 17 мая 2013 года оставил без изменения, кассационную жалобу Маковеева А.В. без удовлетворения.

По данному делу компания BURGER KING CORPORATION (БУРГЕР КИНГ КОРПОРЕЙШН) обратилась в суд с иском к Маковееву А.В. об обязании прекратить использование словесных обозначений, сходных до степени смешения  с товарными знаками «BURGER KING» (свидетельства №115225 и №381760), в доменных именах burgerking.su и burger-king.su и взыскании 500 тыс. руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знаки.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 21 февраля 2013 года исковые требования удовлетворены частично: Маковееву А.В. запрещено использование словесных обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками «BURGER KING» (свидетельства №115225 и №381760) в доменных именах burgerking.su и burger-king.su, а также взыскано 200 тыс. руб. компенсации в пользу компании.

Постановлением 9ААС от 17 мая 2013 года указанный судебный акт оставлен без изменения.

При принятии постановления по данному делу Суд по интеллектуальным правам сослался на ст.1484, подп.2 п.1 ст.1252 ГК РФ, п.4 ст.1515, п.43.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума ВАС РФ от 26 марта 2009 года №5/29, постановление Президиума ВАС от 20 ноября 2012 года №8953/12.

По мнению суда кассационной инстанции, суды, установив, что ответчиком без согласия истца в доменных именах используются обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками компании, что является препятствием для компании использовать свои товарные знаки в российском сегменте сети Интернет, пришли к обоснованному выводу о наличии оснований для удовлетворения требований истца.

Таким образом, правильность применения судами всех вышеперечисленных норм права Суд по интеллектуальным правам фактически обосновал только тем, что нет согласия правообладателя истца на использование в доменных именах обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками компании.

Вместе с тем,  в силу закона такое согласие не требуется.

Представляется, что при принятии данного постановления Суд по интеллектуальным правам не определил критерии, при наличии которых в совокупности имеет место нарушение исключительных прав на товарный знак, предусмотренное, в частности, статьей 1484 ГК РФ.

В результате чего вывод Суда по интеллектуальным правам о наличии  оснований для удовлетворения требований истца, на наш взгляд, является недостаточно обоснованным.

Домены kommerstate.com, komerstate.com, commerstate.com, comerstate.com, коммерстейт.рф, коммерстэйт.рф, комерстейт.рф, комерстэйт.рф

Постановлением от 9 октября 2013 года по делу №А40-113089/12 Суд по интеллектуальным правам решение Арбитражного суда г. Москвы от 5 марта 2013 года и постановление 9ААС от 5 июня 2013 года оставил без изменения, кассационную жалобу Кулагина А.А. без удовлетворения.

По данному делу ООО «Коммерсейт» просило суд:

• обязать ответчика прекратить незаконное использование доменов kommerstate.com, komerstate.com, commerstate.com, comerstate.com, коммерстейт.рф, коммерстэйт.рф, комерстейт.рф, комерстэйт.рф;
• признать права истца на администрирование доменных имен kommerstate.com, komerstate.com, commerstate.com, comerstate.com, коммерстейт.рф, коммерстэйт.рф, комерстейт.рф, комерстэйт.рф;
• обязать передать истцу права администрирования доменов kommerstate.com, komerstate.com, commerstate.com, comerstate.com, коммерстейт.рф, коммерстэйт.рф, комерстейт.рф, комерстэйт.рф.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 5 марта 2013 года оставленными без изменения постановлением 9ААС от 5 июня 2013 года суд обязал Кулагина А.А. прекратить использование доменных имен kommerstate.com, komerstate.com, commerstate.com, comerstate.com, коммерстейт.рф, коммерстэйт.рф, комерстейт.рф, комерстэйт.рф. В удовлетворении остальной части иска отказал.

При принятии постановления по данному делу Суд по интеллектуальным правам сослался на ст.1484, подп.2 п.1 ст.1252 ГК РФ, постановление Президиума ВАС РФ от 11 ноября 2008 года №55560/08.

Как отметил Суд по интеллектуальным правам, согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума ВАС РФ от 11 ноября 2008 года №55560/08, оценивая действия администратора домена на предмет наличия или отсутствия в его действиях акта недобросовестной конкуренции, запрещенной статьей 10-bis Парижской конвенции, суд проверяет наличие или отсутствие трех критериев в совокупности: 1) доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица; 2) у владельца домена нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени; 3) оно зарегистрировано и используется недобросовестно.

При принятии постановления по данному делу Суд по интеллектуальным правам указал, что, признав доказанным наличие каждого из этих трех элементов (в том числе тождественность словесных обозначений доменов товарному знаку по свидетельству №453501, принадлежащего ООО «Коммерстейт», фирменное наименование которого также соответствует наименованию товарного знака), суд первой и апелляционной инстанции, по мнению суда кассационной инстанции, пришли к законному и обоснованному выводу о том, что использование спорных доменных имен дает Кулагину А.А. необоснованное преимущество перед другими конкурентами и является актом недобросовестной конкуренции в отношении компании ООО «Коммерстейт».

В постановлении суда кассационной инстанции не указаны обстоятельства, которыми подтверждается наличие в действиях администратора домена каждого из этих трех элементов, акта недобросовестной конкуренции, запрещенной статьей 10-bis Парижской конвенции, в связи с чем вывод Суда по интеллектуальным правам об их доказанности, законности и обоснованности вывода суда первой и апелляционной инстанции, на наш взгляд, является необоснованным.

Представляется, что при принятии данного постановления Суд по интеллектуальным правам сослался лишь на те обстоятельства, которыми  подтверждается правильность применения судами статьи 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, а возможность применения судами, в частности, статьи 1484 ГК РФ он ничем не обосновал.

***
В заключение хотелось бы отметить, что 15 октября 2013 года, т.е. спустя чуть более 3-х месяцев с начала своей деятельности, Президиум Суда по интеллектуальным правам принял постановление «Об утверждении справки о некоторых вопросах, связанных с процессуальным порядком применения обеспечительных мер по доменному спору».

Будем надеяться, что Президиумом Суда по интеллектуальным правам через некоторое время будут определены и критерии, при наличии которых в совокупности по такого рода делам имеет место нарушение исключительных прав на товарный знак и на фирменное наименование, предусмотренное статьями 1474, 1484 ГК РФ и другими нормами закона, применяемыми судами при разрешении доменных споров.

Авторы: Елена Герцева и Андрей Гринкевич
Адреса для переписки с авторами: law@nic.ru, law@grinkevich.ru