В нашей предыдущей статье «Оглядываясь наверх» приводятся три дела, по которым Коллегией судей ВАС РФ были вынесены определения об отказе правообладателям в передаче в Президиум их заявлений о пересмотре в порядке надзора судебных актов, которыми им было отказано в удовлетворении требований к администраторам доменов.

В указанной статье анализируются определения Коллегии судей от 18 января 2013 года по делу Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области №А56-33934/2011 по спору в отношении доменных имен sexvideogid.ru и sexvideoHit.ru, от 24 января 2013 года по делу Арбитражного суда Московской области №А41-10659/2010 по спору в отношении доменного имени henco.ru, от 7 марта 2012 года по делу Арбитражного суда города Москвы №А40-94721/2010-27-827 по спору в отношении доменного имени zdravstvuy-pesnya.ru.

Аналогичные определения были приняты Коллегий судей по спорам в отношении доменных имен astro777.ru и holodilnik-tshok.ru.

Доменное имя astro777.ru

Суд отказал правообладателю в иске по следующим причинам:

• в результате использования спорного обозначения не возникает вероятность смешения лиц, оказывающих услуги, на рынке товаров и услуг;
• установив, что регистрация упомянутого доменного имени имела место ранее регистрации товарного знака истца, суды пришли к выводу о том, что регистрация доменного имени произведена не с целью смешения лиц в гражданском обороте;
• ответчик использует для продвижения своих услуг на сайте в сети Интернет кроме спорного и иные обозначения, которые позволяют потребителям идентифицировать его на рынке и предотвращает угрозу смешения.

Так, определением от 1 июля 2013 года Коллегия судей отказала ООО «Альбатрос Коммуникос» в передаче дела №А56-1448/2012 Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 1 августа 2012 года, постановления Тринадцатого арбитражного апелляционного суда (13ААС) от 19 ноября 2012 года и постановления Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа (ФАС СЗАО) от 6 марта 2013 года по тому же делу, принятых по иску ООО «Альбатрос Коммуникос» к ООО «Меджик лайф Алина» и компании BALSAGOTH s.r.o (Чешская Республика):

• о признании незаконным использование ответчиками обозначения «astro777», сходного до степени смешения с товарным знаком «Astro7» по свидетельству №441801 при адресации в сети Интернет, в том числе в доменном имени http://www.astro777.ru/, и на страницах интернет-сайта, расположенного по указанному интернет-адресу, при оказании услуг через Интернет;
• о запрещении ответчикам использовать обозначение «Astro777», сходного до степени смешения с товарным знаком «Astro7», при адресации в сети Интернет, в том числе в доменном имени http://www.astro777.ru/, и на страницах интернет-сайта, расположенного по указанному интернет-адресу, при оказании услуг через сеть Интернет;
• об обязании ответчиков аннулировать регистрацию доменного имени http://www.astro777.ru/;
• о взыскании солидарно с ответчиков 1 млн руб. денежной компенсации за незаконное использование товарного знака.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 1 августа 2012 года в иске было отказано. Постановлением 13ААС от 19 ноября 2012 года решение суда первой инстанции оставлено без изменения. Постановлением ФАС СЗАО от 6 марта 2013 года судебные акты оставлены без изменения.

Как следует из определения Коллегии судей, по данному делу судами было  установлено, что общество «Альбатрос Коммуникос» является правообладателем товарного знака «Astro7», зарегистрированного 28 июля 2011 года с приоритетом от 14 мая 2010 года в отношении товаров и услуг 45 класса МКТУ, в том числе консультации в области астрологии, эзотерики, психологии, со сроком действия до 14 мая 2010 года, что подтверждается свидетельством на товарный знак №441801. Последний зарегистрирован также в Международном реестре знаков в соответствии с Мадридским соглашением и протоколом 27 октября 2010 года, что подтверждается сертификатом №1063249.

Товарный знак используется истцом, в том числе в доменном имени Astro7.ru, по которому расположен интернет-сайт, содержащий предложение услуг физическим лицам, предметом которых является гадание, составление астрологических прогнозов, психологические консультации.

Как отметила Коллегия судей, отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды руководствовались п.1 ст.1229, п.1,2 ст.1484 ГК РФ, посчитав недоказанным нарушение ответчиками прав истца на товарный знак, поскольку в результате использования спорного обозначения не возникает вероятность смешения лиц, оказывающих услуги, на рынке товаров и услуг.

Установив, что регистрация упомянутого доменного имени имела место ранее регистрации товарного знака истца, суды пришли к выводу о том, что регистрация доменного имени произведена не с целью смешения лиц в гражданском обороте.

Суды указали, что общество «Мейджик Лайф Алина» использует для продвижения своих услуг на сайте в сети Интернет, кроме спорного и иные обозначения, которые позволяют потребителям идентифицировать его на рынке, и предотвращает угрозу смешения.

Не все обстоятельства

Необходимо заметить, что Коллегия судей не указала в принятом ею определении все обстоятельства, установленные судами при рассмотрении спора и имеющие значение для разрешения данного дела, ссылкой на которые могли бы подтверждаться выводы Коллегии судей об отсутствии оснований для передачи дела в Президиум.

В этой связи считаем, что правильные выводы Коллегии судей об отсутствии оснований для передачи данного дела в Президиум вряд ли можно признать обоснованными.

По нашему мнению, в определениях Коллегии судей необходимо указывать все обстоятельства, послужившие основанием для применения или отказа в применении судами тех или иных норм закона, так как нарушение единообразия в толковании и применении арбитражными судами норм, предусмотренное п.1 ст.304 АПК РФ, как мы считаем, может быть установлено лишь в результате сравнения тех выводов, к которым пришли суды при аналогичных обстоятельствах.

Так, наряду с теми обстоятельствами, на которые Коллегия судей сослалась в своем определении, в постановлении ФАС СЗАО имеется также указание на то, что на страницах в сети Интернет с доменными адресами www.astro777.ru и www.777astro.com размещена реклама услуг частных лиц, предметом которых является консультирование по вопросам психологии, социальных взаимоотношений, астрологии и гадания. В разделе «реквизиты компании» на указанных страницах имеется ссылка на компанию BALSAGOTH s.r.o., а также договор публичной оферты в рамках сервисной службы «АстроМагия» с ООО «Меджик Лайф Алина» как организатором оказания услуг.

Судами также было установлено, что администратором домена astro777.ru является Спецакова Е.В. Право его администрирования передано во временное пользование ООО «Меджик Лайф Алина» на основании договора от 20 февраля 2010 года.

Таким образом, ответчики по делу не являлись администраторами спорного домена astro777.ru.

По данному делу судами также было установлено, что с учетом специфики оказываемых истцом и ответчиком ООО «Меджик Лайф Алина» услуг обозначение «Астра» и число семь не являются ярко выраженными отличительными особенностями.

ООО «Меджик Лайф Алина» при оказании услуг использует спорное обозначение совместно с обозначением «АстроМагия», которое размещено на каждой из страниц упомянутых сайтов и занимает доминирующее положение в их композиционном решении.

ООО «Меджик Лайф Алина» зарегистрировано в качестве юридического лица значительно ранее истца и с этого времени активно продвигало услуги в сфере консультаций в области нумерологии, астрологии и иных изотерических практик с использованием упомянутых обозначений и на момент регистрации истца в качестве юридического лица ООО «Меджик Лайф Алина» уже имело известность на рынке соответствующих услуг.

Суды также сослались на то, что из содержания сайтов в сети Интернет, размещенных по доменами, в которых использован спорный элемент, следует, что основным идентифицирующим признаком оказываемых услуг является личность соответствующего консультанта-физического лица. На этом основании они пришли к выводу, что спорное обозначение не ассоциируется у потребителя с оказанием услуг кем-либо из ответчиков.

Суды сослались на обстоятельства, установленные решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 7 июля 2011 года, постановлением 13ААС от 21 октября 2011 года. Постановлением ФАС СЗАО от 12 апреля 2012 года по делу №А56-17727/2011, посчитав, что эти обстоятельства имеют преюдициальное значение при рассмотрении настоящего дела.

Суды пришли к выводу, что документы, представленные истцом: уведомление Федерального государственного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности» №№2010715833/50 (005073) о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства и заключение специалиста  ООО «Многопрофильный юридический центр «СПЕциалист» – не могут быть признаны достаточными доказательствами для подтверждения нарушения ответчиками права истца на товарный знак.

Кроме того, суды сослались на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о регистрации права ООО «Меджик Лайф Алина» на товарный знак, включающий в себя графические и словесные элементы, в том числе наименование доменного имени «astro777.ru», где «ru» является неохраняемым элементом, с приоритетом от 28 мая 2010 года.

Суды также посчитали, что из содержания представленных в дело страниц интернет-сайта не следует, что компанией оказываются услуги с применением спорного обозначения.

Доменное имя holodilnik-tshok.ru

Суд отказал правообладателю в иске в связи с тем, что обозначение «holodilnik-tshok», используемое в доменном имени holodilnik-tshok.ru, не является сходным до степени смешения со словесными элементами «XOLODILNIK», «HOLODILNIK» и HOLODILNIK.RU, используемыми в товарных знаках истца по свидетельствам  №279170, №303134, №316458.

Так, определением от 2 июля 2013 года Коллегия судей отказала ООО «Эдил-Импорт» в передаче дела №А56-21873/2012 Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 20 августа 2012 года, постановления 13ААС от 26 декабря 2012 года и постановления ФАС СЗАО от 3 апреля 2013 года по тому же делу принятых по иску ООО «Эдил-Импорт» к ЗАО «Компания «Симтекс», ООО «Симтекс Софт»:

• о запрете обществу «Симтекс Софт»» использовать в наименовании домена обозначения holodilnik-tshok.ru, сходного до степени смешения с товарными знаками общества «Эдил-Импорт» по свидетельствам №279170, №303134, №316458;
• взыскании с общества «Компания Симтекс» 2 млн руб. компенсации за незаконное использование в наименовании домена обозначения holodilnik-tshok.ru, сходного до степени смешения с товарными знаками общества «Эдил-Импорт»;
• взыскании с общества «Симтекс Софт» 1 млн руб. компенсации за незаконное использование в наименовании домена обозначения holodilnik-tshok.ru, сходного до степени смешения с товарными знаками общества «Эдил-Импорт».

Решением Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области  от 20 августа 2012 года в иске было отказано. Постановлением 13ААС от 26 декабря 2012 года решение суда первой инстанции оставлено без изменения. Постановлением от 3 апреля 2013 года ФАС СЗАО судебные акты оставил без изменения.

Как указала Коллегия судей, судами установлено, что истец является обладателем исключительных прав на товарный знак со словесным элементом «XOLODILNIK» №279170 в отношении товаров и/или услуг 35 класса МКТУ (реклама); товарный знак со словесным элементом «HOLODILNIK» №303134 в отношении товаров и/или услуг 35 класса МКТУ (продвижения товаров через Интернет-магазин (для третьих лиц); комбинированный товарный знак «HOLODILNIK.RU» №316458 в отношении товаров и/или услуг 35 класса МКТУ (продвижение товаров через Интернет-магазин (для третьих лиц).

Как отметила Коллегия судей, отказывая в удовлетворении требований, суды руководствовались ст.1229, 1484 ГК РФ, п.п.14.4.2., 14.4.2.2, 14.4.2.4 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 5 марта 2003 года №32 (далее Правила) и исходили из того, что спорное доменное имя не является сходным до степени смешения с товарными знаками истца.

Суды посчитали, что истец обладает исключительным правом на употребление словесных элементов, являющихся латинской транслитерацией слова «холодильник», вошедшего во всеобщее употребление. В то же время спорный элемент используется ответчиками в совокупности с обозначением, которое в русской транскрипции воспринимается  как слово «шок» и является частью наименования сети магазинов, осуществляющих реализацию бытовой техники. Информация о товарах размещена на сайте под спорным доменом.

Необходимо заметить, что в принятом ею определении Коллегия судей также не указала все обстоятельства, установленные судами при рассмотрении спора и имеющие значение для разрешения данного дела, ссылкой на которые могли бы подтверждаться выводы Коллегии судей об отсутствии оснований для передачи дела в Президиум.

Так, в определении Коллегии судей отсутствуют сведения о том, что на страницах в сети Интернет по адресам holodilnik-tshok.ru и tshok.ru размещены предложения по реализации бытовой техники, адресованные неограниченному кругу лиц, в разделе «Сеть магазинов бытовой техники и электроники «Техношок».

Администратором доменного имени holodilnik-tshok.ru являлось ЗАО «Компания «Симтекс». Впервые доменное имя зарегистрировано в RU-CENTER 8 декабря 2005 года.

Администратором спорного доменного имени второго уровня с 21 октября 2011 года является ООО «Симтекс Софт». Права администратора переданы компании в этот день.

В определении Коллегии судей отсутствует указание на то, что на основании установленных по данному делу обстоятельств суды также пришли к выводу о недоказанности нарушения  ответчиками прав истца на товарный знак, поскольку в результате использования ими спорного обозначения не установлено вероятности смешения лиц, оказывающих услуги, на рынке товаров и услуг.

Продолжим данную тему в наших будущих публикациях.

Авторы: Елена Герцева и Андрей Гринкевич
Адреса для переписки с авто