В статье «В иске отказать» мы уже касались правовых позиций Федерального арбитражного суда Уральского округа по спору в отношении доменного имени owimex.com. В этом материале вы найдете полную историю этого иска.

Напомним, по данному делу Индивидуальный предприниматель Магадеева Г.Р., обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с иском к ООО «Микс», Лялькиной Е.С., в котором просила запретить ответчику использовать обозначение в виде слова «ОВИМЕКС» на вывесках, в рекламе и документации и удалении имеющихся обозначений, а также прекратить использование этого названия на сайте по адресу owimex.com, включая сам домен. Кроме того, Магадеева Г.Р. потребовала компенсацию за нарушение своего исключительного права на товарный знак в сумме  500 тысяч рублей ООО «Микс» и Лялькиной Е.С.

Суд первой инстанции от 15 июня 2012 года частично удовлетворил иск: с ООО «Микс» в пользу истца была взыскана компенсация в сумме 50 тысяч рублей, а использование ответчиком домена было признанно нарушением права истца на товарный знак «ОВИМЕКС». С Лялькиной Е.С. в пользу истца взыскана компенсация в сумме 10 тысяч рублей. В удовлетворении остальной части иска отказано.

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 31 августа 2012 года решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Как отмечалось в указанной статье, в связи с тем, что суды не исследовали доводы администратора домена owimex.com и не дали им правовой оценки, Федеральный арбитражный суд Уральского округа постановлением от 25 декабря 2012 года отменил решение Арбитражного суда Свердловской области от 15 июня 2012 года и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 31 августа 2012 года по тому же делу и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При принятии постановления суд кассационной инстанции исходил из того,  что судам необходимо было дать оценку доводу Лялькиной Е.С. о том, что сходное до степени смешения доменное имя было зарегистрировано ею ранее регистрации прав истца на товарный знак «ОВИМЕКС» и ранее возникновения приоритета на него.

Суд кассационной инстанции отметил, что согласно свидетельству на товарный знак «ОВИМЕКС» заявка на его регистрацию подана только 5 апреля 2010 года, общество «Компания ОВИМЕКС» в качестве юридического лица создано 18 августа 2009 года , а доменное имя зарегистрировано ответчиком раньше. В связи с этим действия Лялькиной Е.С. по регистрации доменного имени чьи-либо права не нарушали и являлись добросовестными.

Как указал суд кассационной инстанции, в своих первоначальных решениях суды не исследовали доводы Лялькиной Е.С., о том, что доменное имя owimex.com было зарегистрировано и использовалось в целях осуществления предпринимательской деятельности юридического лица, при этом Лялькина Е.С., не будучи зарегистрированной в качестве индивидуального предпринимателя и являясь руководителем компании «ОВИМЕКС» (ООО «Микс»), не осуществляла какой-либо собственной экономической деятельности, в том числе подпадающей под перечень товаров, работ, услуг по свидетельству №429373 на товарный знак «ОВИМЕКС».

Выводы о том, что ответчики использовали обозначение, схожее с товарным знаком истца, нарушив исключительные права истца, были сделаны судами без оценки объема правовой охраны товарного знака. Кроме того, как отметил суд кассационной инстанции, выводы судов о наличии оснований для защиты прав истца на товарный знак были сделаны без правовой оценки доводов ответчиков о наличии в действиях истца злоупотребления правом.

В результате повторного рассмотрения данного дела решением Арбитражного суда Свердловской области от 29 апреля 2013 года в удовлетворении исковых требований ИП Магадеевой Г.Р. отказано в полном объеме. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд своим постановлением от 26 июля 2013 года оставил данное решение без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

11 февраля 2014 года в качестве суда кассационной инстанции данное дело рассматривалось уже не Федеральным арбитражным судом Уральского округа, а Судом по интеллектуальным правам (СИП).

Своим постановлением СИП судебные акты по данному делу оставил без изменения, а кассационную жалобу ИП Магадеевой Г.Р. без удовлетворения.

Таким образом, в результате длительного судебного разбирательства правообладателю так и не удалось получить права на спорное доменное имя.

Что повлияло на решение?

СИП посчитал, что суды пришли к обоснованному выводу об отсутствии фактов нарушения исключительного права истца действиями Лялькиной Е.С. по регистрации доменного имени.

Постановление СИПа в этой части было обосновано ссылками на следующие обстоятельства.

Во-первых, как указал СИП, судами первой и апелляционной инстанций правомерно установлено, что словесное обозначение «ОВИМЕКС», использованное  ООО «МИКС» в предпринимательских целях, и словесный товарный знак, зарегистрированный по свидетельству РФ №429373, относятся к сходным до степени смешения, поскольку совпадают по графическому написанию.

Во-вторых, постановление СИПа принято с учетом того, что ООО «МИКС» факт осуществления им предпринимательской деятельности по аналогичным видам работ и услуг не оспаривает.

В-третьих, приоритет товарного знака, принадлежащего истцу, установлен с 5 апреля 2010 года. Между тем, доменное имя owimex.com зарегистрировано Лялькиной Е.С. 16 января 2008 года, то есть ранее регистрации прав истца на товарный знак «ОВИМЕКС» и ранее возникновения приоритета на него.

В-четвертых, в постановлении также отмечено, что Лялькина Е.С., являясь администратором доменного имени и одновременно директором и учредителем ООО «МИКС», от своего имени не использовала доменное имя owimex.com.

В-пятых, как указано в постановлении СИПа, сведений о регистрации Лялькиной Е.С. в качестве индивидуального предпринимателя и осуществления ею какой-либо деятельности, в том числе подпадающей под перечень товаров, работ и услуг по свидетельству РФ №429373 на товарный знак «ОВИМЕКС», в материалы дела не представлено.

Поскольку свои выводы СИП обосновал ссылкой на данные обстоятельства, эти факты должны исследоваться судами первой и апелляционной инстанции при рассмотрении аналогичных дел.

Дело в недобросовестной конкуренции

В результате СИП посчитал, что суды правомерно применили положения ст.10 ГК РФ и признали действия ИП Магадеевой Г.Р. злоупотреблением правом, в связи с чем пришли к обоснованному выводу: исковые требования к ООО «МИКС» удовлетворению не подлежат на основании ст.10 ГК РФ.

При принятии решения по делу судом первой инстанции было установлено, что решением Свердловского УФАС от 3 октября 2012 года по делу №57А в действиях группы лиц ИП Магадеевой Г.Р. и ООО «Компания «ОВИМЕКС» признан факт нарушения  ч.2 ст.14 Федерального закона «О защите конкуренции». Противоправными признали приобретение и использование прав на товарные знаки «ОВИМЕКС» по свидетельству №429373, «ОВИМЕКС» №429373 в отношении товаров 35  класса МКТУ (в части демонстрации товаров, продвижения товаров (для третьих лиц), снабженческих услуг для третьих лиц (закупки и обеспечения предпринимателей товарами)[1].

Арбитражный апелляционный суд отклонил довод апелляционной жалобы, что вывод суда о злоупотреблении истцом правом является якобы недоказанным.

В принятом им постановлении суд апелляционной инстанции сослался на факты, которые были установлены в решении Свердловского УФАС от 3 ноября 2012 года по делу №57 А. В данном решении, как отметил апелляционный суд, в частности, установлено, что в период с 1989 года по 2007 год обозначение «ОВИМЕКС» использовалось в предпринимательской деятельности несколькими юридическими лицами холдинга «Овимекс».

Приобретение группой лиц ИП Магадеевой Г.Р. и ООО «Компания «Овимекс» прав, исключающих дальнейшее использование обществом «МИКС» и иными субъектами, выделенными из холдинга «Компания «ОВИМЕКС», обозначений «ОВИМЕКС» в части демонстрации товаров, продвижения товаров, снабженческих услуг, не позволит ООО «МИКС» и иным организациям осуществлять реализацию промышленного и торгового оборудования, технологического оборудования, торгово-выставочного оборудования, ограничивая их в возможности продвижения товаров на рынке.

Истец при приобретении исключительных прав на товарный знак №429373, 729732 знала об использовании данного обозначения иными хозяйствующими субъектами, однако для индивидуализации своей деятельности и регистрации товарных знаков были выбраны именно указанные обозначения.

Кроме того, приобретение ИП Магадеевой Г.Р. исключительных прав на данные обозначения влечет за собой присвоение ими результатов интеллектуальной деятельности, в том числе при продвижении товаров под обозначением «Овимекс», поскольку товары под данным именем продвигались на рынке на протяжении многих лет иными лицами.

Тем самым, по мнению УФАС, как отмечено в апелляционном постановлении, истец приобретает необоснованные конкурентные преимущества в предпринимательской деятельности перед конкурентами.

Такое приобретение и последующее использование участником рынка исключительного права на средство индивидуализации, заведомо используемого при введении в оборот товара иными лицами, противоречит законодательству, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости.

При таких обстоятельствах, с учетом наличия в действиях истца признаков злоупотребления правом, как указал апелляционный суд, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу об отказе в удовлетворении исковых требований в полном объеме на основании п.2 ст.10 ГК РФ.

Авторы: Елена Герцева и Андрей Гринкевич

Адрес для переписки с авторами: law@nic.ru, law@grinkevich.ru

[1] Решением Арбитражного суда Свердловской области от 22 апреля 2013 года, оставленным без изменения постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26 августа 2013 года, ООО «Компания ОВИМЕКС» было отказано в удовлетворении требований о признании незаконным решения Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области по делу №57А от 3 октября 2012 года (Дело №А60-49847/2012). Постановлением от 12 февряла 2014 года. Суд по интеллектуальным правам оставил судебные акты без изменения, а кассационную жалобу ООО «Компания ОВИМЕКС» - без удовлетворения.