Доменные споры начали рассматриваться судами Российской Федерации с конца 90-х годов. Президиум ВАС РФ рассмотрел первый доменный спор в 2001 году. Это был спор в отношении доменного имени kodak.ru.

Всего им было рассмотрено за период с 2001 года по настоящее время 5 (пять) дел о доменных именах – kodak.ru, denso.com, ladm.ru и lad-m.ru, mumm.ru, тёплыйдом.рф.

На протяжении многих лет ориентиром для судебной практики по данной категории дел служили постановления Президиума ВАС РФ по указанным доменным спорам и правовые позиции, выработанные им в ходе их рассмотрения.

Очевидно, что их было явно недостаточно для того, чтобы обеспечить единообразие судебной практики по данной категории дел.

Однако Президиумом ВАС РФ не было подготовлено ни одного Информационного письма или Обзора судебной практики, в которых судам были бы даны разъяснения относительно того, как им следует разрешать доменные споры.

Данное замечание в полной мере относится и к Федеральным арбитражным судам округов, которые до недавнего времени рассматривали данные споры в качестве суда кассационной инстанции.

Разъяснения по доменным спорам появились только после того, как в системе арбитражных судов был создан специализированный суд – Суд по интеллектуальным правам (СИП). Он начал рассматривать доменные споры в качестве суда кассационной инстанции с 3 июля 2013 года.

15 октября 2013 года Президиум СИП принял постановление №СП-23/3 «Об утверждении справки о некоторых вопросах, связанных с принятием обеспечительных мер по доменному спору».

Его детальный анализ содержится в нашей статье «Еще раз об обеспечительных мерах», опубликованной 21 ноября 2013 года.      

***

28 марта 2014 года Президиум Суда по интеллектуальным правам принял постановление №СП-21/4 «Об утверждении справки по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров».

В вводной части справки Президиум СИП определил, какие споры понимаются под доменными спорами.

Как указал Президиум, для целей настоящей справки под доменными спорами понимаются споры по использованию доменных имен, тождественных  или сходных до степени смешения с товарными знаками или иными средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий.

В принятом постановлении Президиум дал разъяснения на следующие вопросы по доменным спорам.

Подобающий вид

В каком виде при рассмотрении доменных споров может быть заявлено требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, обращенного к лицу, совершающему такие действия или осуществляющего необходимые приготовления к ним?

При принятии постановления Президиум СИП, сославшись на статьи 1229, 1474, 1484, 1519, 1539 ГК РФ, исходил из того, что исключительному праву на использование товарного знака как абсолютному праву корреспондирует обязанность неопределенного круга третьих лиц по недопущению использования обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком правообладателя в отношении однородных товаров.

В постановлении также отмечено, что правомочие на защиту исключительного права на товарный знак реализуется на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ, в том числе путем предъявления в суд искового требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, обращенного к лицу, совершающему такие действия или осуществляющие необходимые приготовления к ним.

При рассмотрении доменных споров, как указал Президиум СИП, такое требование может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени, в том числе определенным образом (например, об обязании удалить и более не размещать информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте).

Факт нарушения

В каком случае имеет место нарушение прав на товарный знак?

Как указал Президиум, по общему правилу нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных тем, в отношении которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.

Покушение на известность

В каком случае имеет место нарушение прав на общеизвестный товарный знак?

Вместе с тем, как отмечено в постановлении, правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя (пункт 3 статьи 1508 ГК РФ).

Поэтому, как указал Президиум СИП, нарушением исключительного права на общеизвестный товарный знак может являться не только использование доменного имени, но и сам по себе факт регистрации доменного имени, тождественного этому общеизвестному товарному знаку или сходного с ним до степени смешения.

Недобросовестная регистрация

В каком случае может быть удовлетворено судом требование об аннулировании регистрации доменного имени?

Президиум СИП также обратил внимание на то, что действия по регистрации доменного имени (в том числе с учетом обстоятельств последующего его использования) могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции.

В этом случае, как указал Президиум, нарушением исключительного права на товарный знак может быть признана и сама по себе регистрация доменного имени исходя из ее целей.

Если нарушением исключительного права признана именно регистрация доменного имени, как отмечено в постановлении, судом может быть удовлетворено требование об ее аннулировании.

Все вопросы к администратору

К кому могут быть предъявлены требования о пресечении действий, нарушающих право на товарный знак и выражающееся в незаконном использовании доменного имени?

В соответствии с пунктом 1.2 постановления требование о пресечении действий, нарушающих право на товарный знак, выражающееся в незаконном использовании доменного имени (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ), может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени.

Солидарность ответчиков

К кому могут быть предъявлены требования о возмещении убытков за незаконное использование товарного знака при использовании доменного имени, а равно и требование о взыскании компенсации?

Как указал Президиум, требование возмещении убытков за незаконное использование товарного знака при использовании доменного имени, а равно и требование о взыскании компенсации (подпунктом 3 пункта 1 и пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ) может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени и к лицу, фактически использовавшему доменное имя, тождественное  или сходное до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных тем, в отношении которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.

При этом, как отметил Президиум, такие лица отвечают перед правообладателем солидарно.

В постановлении также отмечено, что закон не исключает возможности при наличии соответствующих оснований администратору предъявить регрессные требования к лицу, фактически разместившему информацию об однородных товарах на соответствующем ресурсе сети Интернет под спорным доменным именем.

Неснимаемая ответственность

Может ли администратор доменного имени снять с себя ответственность за нарушение исключительного права на товарный знак и/или переложить ее на другое лицо посредством заключения какого-либо договора?

В соответствии с разъяснениями Президиума СИП, администратор доменного имени не может снять с себя ответственность за нарушение исключительного права на товарный знак и/или переложить ее на другое лицо посредством заключения какого-либо договора, в частности, так называемого договора «об аренде доменного имени».

Одно имя

В каком случае подлежит удовлетворению требование о прекращении использования доменного имени, если два лица зарегистрировали в отношении неоднородных товаров в качестве товарных знаков обозначение, используемое одним из них как доменное имя?

Как указал Президиум СИП, требование о прекращении использования доменного имени, заявленное одним из обладателей прав на товарный знак к другому обладателю права на товарный знак с таким же обозначением, подлежит удовлетворению в случае, если лицо, зарегистрировавшее доменное имя, фактически использует его в отношении товаров, для которых это обозначение зарегистрировано иным лицом в качестве товарного знака.

Справедливый отказ

В каких случаях суд вправе отказать в удовлетворении требования о прекращении использования доменного имени на основании статьи 10 ГК РФ и статьи 10‑bis Конвенции по охране промышленной собственности?

Как следует из п.1.4 постановления, суд вправе отказать в удовлетворении требования о прекращении использования доменного имени на основании статьи 10 ГК РФ и статьи 10-bis Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20 марта 1883 года, подписана СССР 12 октября 1967 года), если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, предъявление указанного требования может быть квалифицировано в качестве злоупотребления правом.

Как указал Президиум СИП, в частности, о наличии признаков злоупотребления правом может свидетельствовать факт заявления лицом, зарегистрировавшим товарный знак, требования о запрете использования доменного имени, в котором используется обозначение, ранее ставшее широко известным благодаря лицу, использовавшему это обозначение в доменном имени.

Допустимая конкуренция

Может ли быть допущено злоупотребление правом на регистрацию и использование доменного имени (администрированию, делегированию и другим действиям), тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком или иным средством индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (а равно акт недобросовестной конкуренции осуществлен) лицом, не являющимся непосредственным конкурентом на товарном рынке?

Учитывая, что согласно закону обычай распространяется не только на сферу предпринимательской деятельности, но и на то, что участниками споров, касающихся использования обозначений в сети Интернет, являются, в том числе лица, не участвующие в предпринимательской деятельности, Президиум СИП указал, что злоупотребление правом на регистрацию и использование доменного имени (администрированию, делегированию и другим действиям), тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком или иным средством индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, может быть допущено (а равно акт недобросовестной конкуренции осуществлен) лицом, не являющимся непосредственным конкурентом на товарном рынке.

Можно приплести политику

В каком случае и для установления каких обстоятельств могут использоваться судами при рассмотрении доменных споров положения, сформулированные в Единообразной политике по разрешению споров в связи с доменными именами, одобренной корпорацией по присвоению имен и адресов в Интернете (ICANN), в том числе в ее параграфах 4 (a), 4 (b) и 4 (c)?

В пункте 3 постановлении Президиума СИП указано, что по спорам о доменных именах, тождественных или сходных до степени смешения  с товарными знаками, при рассмотрении вопросов о недобросовестности лица, участвующего в деле, суд в соответствии с пунктом 1 статьи 5, пунктами 1 и 2 статьи 10-bis Парижской конвенции для установления содержания честных обычаев при регистрации и использовании (администрировании, делегировании и другим действиям) доменных имен может использовать положения, сформулированные в Единообразной политике по разрешению споров в связи с доменными именами ICANN, в том числе в ее параграфах 4 (a), 4 (b) и 4 (c), текст которых приведен в приложении к справке.

При этом, как указал Президиум СИП, следует учитывать, что обладатель прав на доменное имя в качестве возражений против доводов о его недобросовестности вправе указывать, в том числе на наличие его законного интереса в соответствующем доменом имени.

***

Детальный анализ постановления Президиума СИП №21/4 от 28 марта 2014 года уже в самое ближайшее время будет опубликован на сайте Компании RU‑CENTER.

Авторы: Елена Герцева и Андрей Гринкевич

Адреса для переписки с авторами: law@nic.ru, law@grinkevich.ru