В связи со вступлением в силу поправок в закон о товарных знаках РосНИИРОС опубликовал информационное сообщение, в котором содержится разъяснение существа нововведений и последствия, которые они повлекут для владельцев товарных знаков и администраторов доменов.

11 декабря 2002 года Президент РФ В. Путин подписал принятый Государственной Думой ФС РФ 13 ноября 2002 года Федеральный закон РФ N 166 "О внесении изменений и дополнений в закон РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров". В связи с этим РосНИИРОС опубликовал информационное сообщение в котором содержится разъяснение существа нововведений и последствия, которые они повлекут для владельцев товарных знаков и администраторов доменов.

Напомним, что для подготовки, согласования и принятия данного законопроекта депутатам потребовался почти год. Впервые законопроект, предложенный Роспатентом, был рассмотрен в первом чтении в Государственной Думе РФ 20 декабря 2001 г. Поправка к закону, затрагивающая интересы владельце доменов, в первом чтении выглядела следующим образом: "Пункт 4. статьи 4. дополнить абзацем вторым следующего содержания: Нарушением прав владельца товарного знака также признается несанкционированное использование товарного знака во всемирной компьютерной сети Интернет, в том числе в наименовании домена, если вследствие этого лицо, нарушившее право, получило или могло получить доходы, приобрело или могло приобрести какие-либо преимущества в деловом обороте".

Представители российской интернет-общественности через письмо Союза Операторов Интернет (СОИ), распространенное среди депутатов, выразили определенную озабоченность недостаточной проработкой вопроса о внесении в закон поправки, которая может иметь весьма существенные негативные последствия для развития Российского сегмента сети Интернет.

В письме отмечалось, что одним из наиболее существенных негативных последствий принятия предлагаемой поправки заключается в том, что открываются широкие возможности для злоупотреблений. Для иллюстрации такого рода возможностей можно привести достаточно простой пример. Допустим, что некоторое доменное имя добросовестно используется в качестве адреса некоторого проекта, и на продвижение проекта и его рекламу его авторы и владельцы затратили значительные средства. В определенный момент добросовестный пользователь может столкнуться с ситуацией, когда некое лицо, зарегистрировав товарный знак, соответствующий указанному доменному имени, предъявит иск о нарушении его прав и потребует передать домен ему. Если строго следовать предлагаемой поправке, такое требование должно быть удовлетворено.

Это означает, что владелец домена, если он не является одновременно владельцем этого же товарного знака, будет подвергаться постоянному риску потерять домен. Данная проблема не является гипотетической, в международной юридической практике получила название "обратного захвата домена", что нашло отражение в материалах Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности (ВОИС). Для того чтобы такой "обратный захват" не происходил, существует два механизма: первое, более подробное описание того, что же можно признавать нарушением прав владельца товарного знака, влекущее передачу домена, и второе, осознание проблемы и специальное упоминание о проблеме "обратного захвата".

На регулярно проходящих заседаниях Комитета по экономической политике, посвященных предложенным поправкам, не раз обсуждался вопрос превалирования товарного знака над доменным именем независимо от времени их регистрации. Несмотря на попытку найти компромисс между интересами владельцев товарных знаков и владельцев доменов, принятый закон хоть и претерпел изменения, но так и остался направленным на защиту прав владельцев товарных знаков. Депутаты не скрывают, что это и было основной целью предложенного законопроекта. По их мнению, для регулирования взаимоотношений в интернете требуется принятие особого закона. Вместе с тем принятый вариант закона по сравнению с первоначально предложенным минимизировал возможность «обратного захвата доменов».

Во вступившей в силу редакции закона поправка устанавливает, что "нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения... - в сети Интернет, в частности, в доменном имени и при других способах адресации".

Таким образом, законом установлено условие, при котором включение в доменное имя обозначения, совпадающего или сходного до степени смешения с товарным знаком будет являться нарушением, а именно: использование его в отношении товаров, входящих в классы, по которым товарный знак зарегистрирован.

Важно отметить, что после принятия 10 апреля 2002 г. изменений в Регламент предоставления услуг по регистрации доменов второго уровня в зоне RU сложилась определенная судебная практика, правда пока только арбитражная. При рассмотрение арбитражными судами доменных споров вопрос использования товарного знака в отношении товаров, входящих в классы, по которым товарный знак зарегистрирован, судами не рассматривался. Последние споры показали, что суд руководствуется самим фактом существования домена, совпадающего с товарным знаком. В соответствии с новым законом суд будет иначе оценивать действия администраторов доменов.

Изменения закона "О товарных знаках..." не повлечет изменений правил регистрации доменов в части отмены регистрации. По-прежнему основанием для аннулирования регистрации остается признание судом администрирования домена его администратором нарушением прав истца и (или) запрет использования в доменном имени обозначения, правами на которое обладает истец.